Kitabı oku: «Colección de Propiedad Industrial e Intelectual (Vol. 4)»

Implicaciones procesales civiles de las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual: el caso dominicano[14]

Edwin Espinal Hernández[15]

Resumen

Las leyes 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 8 de mayo de 2000, y 65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto de 2000, contemplan medidas cautelares en los ámbitos civil, penal y administrativo. Dado que ambas leyes atribuyen competencia a los tribunales de derecho común para el dictamen de tales medidas, los juzgados de primera instancia en atribuciones civiles gozan de la prerrogativa de evacuar las ordenanzas o autos por las que se ordenan.

La interactuación de las particularidades del derecho de la propiedad intelectual con el derecho procesal civil es patente. Tal imbricación parte del hecho de que la observancia de los derechos de propiedad intelectual no tiene un procedimiento sui generis, ya que en los casos de infracciones al derecho de autor y la propiedad industrial se sigue el derecho común, de manera que las disposiciones del Código de Procedimiento Civil rigen el desarrollo de todo proceso en estas materias.

La producción intelectual sobre este tema, en lo que tiene que ver con la conjunción que indicamos, está ausente en el ambiente doctrinal dominicano de las ciencias jurídicas. En efecto, a pesar de la importancia de las medidas cautelares en propiedad intelectual y su interacción con el procedimiento civil, dicha vinculación no ha sido estudiada.

En este ensayo, se aborda esa hasta ahora no estudiada relación entre figuras del procedimiento civil y las medidas cautelares a partir del análisis de las leyes 20-00 sobre propiedad industrial y 65-00 sobre derecho de autor, así como el Código de Procedimiento Civil y la Ley Nº 834 de 1978.

Preliminary injunctions in intellectual property civil processes. The case in the Dominican Republic

Abstract

Laws 20-00 on Industrial Property, dated May 8, 2000, and 65-00 on Copyright, dated August 21, 2000, contemplate precautionary measures in the civil, criminal and administrative domains. Since both laws give jurisdiction to ordinary courts for the deciding such measures, the lower courts in civilian jurisdiction enjoy the prerogative to resolve on these measures.

The interaction of the particularities of intellectual property law with civil procedural law is clear. This overlapping is based on the fact that the enforcement of intellectual property rights does not have a sui generis procedure, since in cases of infringements of copyright and industrial property, common law is followed, so that the provisions of the Code of Civil Procedure govern the development of any process in these matters.

The intellectual production on this subject, is absent in the Dominican Republic doctrinal environment of the legal sciences. Indeed, in spite of the importance of precautionary measures in intellectual property and their interaction with civil procedure, this linkage has not been studied.

In this essay, this relationship between figures of civil procedure and precautionary measures is examined, based on the analysis of laws 20-00 on industrial property and 65-00 on copyright, as well as on the Code of Civil Procedure and Law Nº 834 of 1978.

Preámbulo

Las leyes 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 8 de mayo de 2000, y 65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto de 2000, contemplan medidas cautelares en los ámbitos civil, penal y administrativo con el mismo sentido que se plantea en otros textos legales: asegurar la eficacia de la decisión final que recaiga en un proceso con la suspensión de hechos vinculados al acto que vulnera los derechos de la parte afectada o la retención de material vinculado al mismo. Dado que ambas leyes atribuyen competencia a los tribunales de derecho común para el dictamen de tales medidas, los juzgados de primera instancia en atribuciones civiles gozan de la prerrogativa de evacuar las ordenanzas o autos por las que se ordenan.

La interactuación de las particularidades del derecho de la propiedad intelectual con el derecho procesal civil es patente. Tal imbricación parte del hecho de que la observancia de los derechos de propiedad intelectual no tiene un procedimiento sui generis, ya que en los casos de infracciones al derecho de autor y la propiedad industrial se sigue el derecho común, de manera que las disposiciones del Código de Procedimiento Civil rigen el desarrollo de todo proceso en estas materias. La obtención, ejecución y eventual suspensión de medidas cautelares en el ámbito de la propiedad intelectual tienen en el procedimiento civil su fuente.

La producción intelectual sobre este tema, en lo que tiene que ver con la conjunción que indicamos, está ausente en el ambiente doctrinal dominicano de las ciencias jurídicas. En efecto, a pesar de la importancia de las medidas cautelares en propiedad intelectual y su interacción con el procedimiento civil, dicha vinculación no ha sido estudiada. Existe una evidente debilidad con respecto a los análisis de sus implicaciones. La bibliografía jurídica dominicana adolece pues de un limitado abordaje sobre la cuestión, manifiesto en escasas memorias presentadas en universidades, contados artículos en medios escritos de abogados y jueces,[16] pocas obras doctrinarias[17] e incipientes compendios jurisprudenciales.[18]

Formando parte de los mecanismos de observancia de la propiedad intelectual, el tema de las medidas cautelares ha sido objeto de un abordaje más extendido a nivel internacional en los ámbitos doctrinal y jurisprudencial. Baste citar, en el caso latinoamericano, a los destacadísimos Delia Lipszyc[19] y Ricardo Antequera Parilli,[20] este último, además, autor de una selección de jurisprudencia internacional sobre derecho de autor y derechos conexos en la que se incluyen decisiones en materia civil sobre medidas cautelares de diferentes países, disponible en línea en la página web del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC).[21]

El hecho de que la propiedad intelectual sea una materia objeto de leyes especiales, con reducida presencia en tribunales; el que sea ejercida por pocos abogados y cuente con una limitada producción jurisprudencial a nivel de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Constitucional y tribunales de primer y segundo grado, pueden considerarse como causales para que el estudio de la interacción entre la propiedad intelectual y el procedimiento civil no haya llamado la atención de los doctrinarios dominicanos.

En este ensayo, abordaremos esa hasta ahora no estudiada relación entre figuras del procedimiento civil y las medidas cautelares a partir del análisis de las leyes 20-00 sobre propiedad industrial y 65-00 sobre derecho de autor, así como el Código de Procedimiento Civil y la Ley Nº 834 de 1978.

Consideraciones introductorias

La tutela o subfunción cautelar, en tanto clase de tutela jurisdiccional, es reconocida para garantizar el cumplimiento de las subfunciones de la función jurisdiccional –juzgar y ejecutar lo juzgado, como prevé el art. 149, párrafo I, de nuestra Constitución–, las que se cumplen a través de los tipos procesales de declaración y ejecución, pero cuya realización, en ocasiones, no basta para satisfacer las pretensiones que en ellos se ejercitan, especialmente cuando su eficacia se trastorna producto de su duración.[22] Y es que como ha subrayado el Tribunal Supremo español, la tutela cautelar forma parte de la tutela judicial efectiva en cuanto viene a garantizar provisionalmente el bien jurídico para el cual se ha solicitado la justicia.[23]

La tutela cautelar comprende “tanto las medidas destinadas a asegurar provisionalmente no sólo el buen fin de un proceso, sino también todas aquellas otras que tienden a garantizar preventivamente lo que puede ser necesario para defender esos derechos o intereses legítimos, aun generales; ello aun cuando no se haya iniciado o sea menester deducir un proceso”.[24] Entre los mecanismos de protección urgente de derechos en el marco de la tutela cautelar se encuentran las medidas cautelares, que son disposiciones dictadas para garantizar el resultado de un proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia que resulte, evitando la frustración del derecho del peticionario a propósito de la duración del proceso de que se trate.

La doctrina perfila tres elementos que conforman la definición de la providencia cautelar: primero, anticipa la realización de un efecto que puede o no ser repetido, con mayor o menor intensidad, por un acto posterior; segundo, satisface la necesidad urgente de hacer cesar un peligro causado por el inevitable retardo en la administración de justicia, y tercero, sus efectos están pre ordenados y atenidos a lo que resuelva la “providencia de mérito” subsecuente.[25]

En lo que toca a su clasificación, las medidas cautelares pueden ser nominadas o innominadas, según se encuentren establecidas en la ley o aparezcan consignadas mediante una cláusula abierta, no contempladas específicamente en el texto legal,[26] de modo que puedan concederse, discrecionalmente, cualesquiera medidas para garantizar, en cada caso concreto, la tutela judicial efectiva.

En lo que toca a su finalidad, pueden ser conservativas o de no innovar, si van dirigidas a conservar o inmovilizar la situación de hecho imperante al momento de su dictado o para impedir cambios que pudieran frustrar después el resultado práctico del proceso principal, o innovativas, es decir, previstas para ordenar la alteración del estado de hecho o de derecho existente al momento de la demanda antes de que se pronuncie la decisión definitiva en el proceso principal.[27] Atendiendo sobre qué o quién recaigan, pueden ser reales o personales, según incidan sobre bienes o personas.[28]

Atendiendo a su objeto, se han identificado medidas cautelares tanto para asegurar elementos de prueba como para asegurar bienes, últimas estas dentro de las que se encuentran las que impiden la realización o continuación de actos ilícitos, las que aseguran la ejecución forzosa de la sentencia y las que permiten mantener un estado de cosas o tienen un carácter meramente asegurador.[29]

En cuanto a su tipología, diversos autores han propuesto diferentes clasificaciones, pero preferimos citar aquí la de Calamandrei. De acuerdo al procesalista italiano, las medidas cautelares se comprenden en cuatro grupos –que encierran en mayor o menor medida los planteados por los demás doctrinarios citados–, a saber: a) providencias instructorias anticipadas; b) providencias dirigidas a asegurar la ejecución forzada; c) anticipación de providencias decisorias, y d) cauciones procesales.[30]

En cuanto a sus características, doctrina y jurisprudencia coinciden en varias de ellas, mientras que ciertos autores y tribunales refieren otras novedosas. Pero de todas las apuntadas, la doctrina mayoritaria adopta como fundacionales la instrumentalidad, la provisionalidad, la variabilidad y la proporcionalidad.

La instrumentalidad es la que las define, procesalmente hablando, y apunta a que no son un fin en sí mismas ni pueden aspirar a convertirse en definitivas.[31] Esa condición responde a la idea de que las medidas cautelares no tienen sustantividad propia y se justifican en razón de la existencia de un proceso principal; en tal sentido, las medidas cautelares no tienen un fin en sí mismas, sino que están indefectiblemente pre ordenadas a la emanación de una resolución definitiva, cuya fructificación práctica aseguran preventivamente.[32]

La provisionalidad radica en que “pese a producir sus efectos desde el momento en que es concedida, tiene una duración temporal supeditada a la pendencia del proceso principal. Nace ya con una duración limitada, con la finalidad de cubrir el lapso de tiempo existente entre la interpelación judicial y la efectividad del derecho”, de modo tal que perderá ipso iure toda su eficacia, sin necesidad de un nuevo pronunciamiento que la revoque, cuando sobrevenga la conclusión del proceso principal por sentencia firme o por cualquier otro medio anormal, como el desistimiento o la caducidad.[33]

La proporcionalidad connota la prohibición de sobrecargar al afectado con una medida que para él represente una exigencia excesiva, sin que con ella además se vea favorecido el interés general o resulte beneficiada la comunidad.[34] Así, la medida cautelar debe ser proporcionalmente adecuada al fin que pretende obtener –garantizar la efectividad de la sentencia–, de modo que se adoptará cuando no sea susceptible de “sustitución por otra medida igualmente eficaz y menos gravosa o perjudicial para el demandado”.[35]

En cuanto a su naturaleza jurídica, la delimitación de las medidas cautelares se corresponde con su función exclusiva: la de ser conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia condenatoria. Esa efectividad se manifestará conforme su finalidad y así se distinguirán: 1) medidas que aseguran la ejecución; 2) medidas que conservan la situación de hecho tal cual se encontraba al inicio del proceso principal, y 3) medidas que anticipan el resultado del proceso (la efectividad de la sentencia).[36]

En lo que se refiere a su procedencia, corresponde que el caso deba ser grave y urgente y que con ellas se busque evitar un daño irreparable.[37]

En lo que toca a la adopción y ejecución de las medidas, deben concurrir dos presupuestos: la apariencia de buen derecho en la pretensión formulada por el demandante, esto es, la probable existencia del derecho amenazado (fumus bonis iuris o fumus iuridicius) y el peligro por la mora procesal, o sea, el riesgo de que se pierda el objeto del proceso como consecuencia del paso del tiempo (periculum in mora). Otros doctrinarios agregan como tercera condición la necesidad de prestar una caución.[38] La verificación de estos requisitos en cada caso concreto por el juez subordina la procedencia de las medidas cautelares, la que se justifica, a su vez, “en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito”.[39]

Así como en ausencia de los requisitos citados no es procedente aplicar la medida,[40] su concurrencia debe ser simultánea.[41] De aquí que la sola constatación de uno de ellos tampoco faculta a su otorgamiento.[42]

La tutela jurisdiccional cautelar en materia de propiedad intelectual

A. El marco rector supranacional del ADPIC y el DR-CAFTA

La previsión de medidas cautelares en la legislación de propiedad intelectual parte, de modo general, de los principios orientadores que pautaron, en una primera etapa, los convenios de París y Berna sobre propiedad industrial y derecho de autor, respectivamente, y, desde fines del siglo XX, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y los Tratados de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF) y Derecho de Autor (TODA).[43] En el plano nacional, se suma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).

Así, el Convenio de París establece la figura del embargo para ser aplicada a propósito de la importación de productos ilícitamente identificados con una marca o un nombre comercial (art. 9,1) y en ocasión del uso de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o la identidad del productor, fabricante o comerciante (art. 10,1), al tiempo que sus países suscribientes asumen el compromiso de instaurar “recursos legales apropiados” para reprimir eficazmente tales actos (art. 10 ter, 1). El Convenio de Berna, de su lado, prevé el decomiso de grabaciones de obras musicales importadas a un país donde no sean lícitas (art. 13,3) y el comiso de obras falsificadas (art. 16,1) y reconoce la facultad de los Estados de prohibir, mediante medidas legislativas, la circulación, representación o exposición de cualquier obra o producción (art. 17).

El ADPIC llama a establecer “procedimientos de observancia” de los derechos de propiedad intelectual (art. 41,1) en los ámbitos civil (art. 42) y penal (art. 61), así como “medidas provisionales” por las “autoridades judiciales” –sin distinción entre civiles, administrativas o penales– (art. 50,1) y “medidas en frontera” (art. 51) por las autoridades administrativas o judiciales. Entretanto, el TOIEF (art. 23,2) y el TODA (art. 14) imponen igualmente el establecimiento de procedimientos de observancia de derechos conexos y de autor, considerando (1) la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de tales derechos y (2) la inclusión de recursos ágiles para prevenir infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

Finalmente, el DR-CAFTA dispone la implementación de procedimientos judiciales civiles para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (art. 15.11.6) y recursos civiles contra infracciones a derechos de autor y conexos y falsificación de marcas, que abarcarán, entre otros, medidas cautelares, entre las que, a su vez, se comprenderá el decomiso de dispositivos y productos presuntamente involucrados en la actividad prohibida (art. 15.11.14). Igualmente, considera el establecimiento de procedimientos y sanciones penales en falsificación de marcas y piratería autoral (art. 15.11.26.a).

De estos convenios, el ADPIC (1994) es considerado como el tratado más completo que existe sobre propiedad intelectual, en vista de que las previsiones de los anteriores a éste no alcanzaban a constituirse en mecanismos que garantizaran la efectividad de los derechos y aseguraran el cumplimiento de las acciones pactadas.[44] Es de aquí que su Parte III resulta el marco rector a nivel mundial de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, por contener un mínimo de pautas a seguir en los procedimientos administrativo, civil y penal para prevenir y reprimir los ilícitos que pudieran cometerse contra los derechos intelectuales.[45]

Su trasvase a las legislaciones nacionales y su consecuente dictamen y ejecución por parte de instancias estatales pertenecientes a la Administración Pública y al Poder Judicial pone de manifiesto el reconocimiento de la participación tutelar que corresponde a los Estados en la protección de los derechos intelectuales.[46] Su incorporación al sistema de observancia de tales derechos resulta de tal importancia que se ha afirmado que “si el titular de un derecho intelectual no puede remediar la transgresión o violación de éste, la norma jurídica por la cual se le reconoce ese derecho resulta ineficaz”.[47] En lo que atañe en específico a la materia civil, se ha señalado que las medidas cautelares confieren a la observancia la necesaria aplicabilidad para no hacer ilusorias las reclamaciones en reparación de daños y perjuicios.[48]

Tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales, el ADPIC no limita a los Estados en la escogencia de las medidas que pueden solicitarse en el ejercicio de una acción cautelar; solamente señala su objeto y requisitos, así como las consecuencias a que queda sujeta la parte que las solicite en caso de que no inicie el procedimiento para obtener una decisión sobre el fondo del asunto.[49]

En ese tenor, el acuerdo dispone que los procedimientos de observancia deben proteger la vigencia del jus prohibendi emanado de la concesión del derecho intelectual de que se trate mediante “la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora (…) con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones” (art. 41, numeral 1).

En cuanto a la adopción de “medidas provisionales” –que es el término utilizado, no el de medidas cautelares, valga aclarar–, el ADPIC prevé que éstas deben ser “rápidas y eficaces” y con dos objetivos: a) evitar “que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquellas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduanas”, y b) “preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción” (art,50, numeral 1).

Asimismo, consigna que las medidas provisionales podrán ser adoptadas sin haber oído a la otra parte ante una de dos circunstancias: a) “cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular de los derechos” (irreparabilidad que puede establecerse “mediante la prueba de una probabilidad de éxito sobre los méritos”, esto es, cuestiones suficientemente graves que resulten una justa causa para ir a juicio, como ha indicado la justicia estadounidense,[50] por lo que va más allá del simple “peligro en la demora” que requieren las medidas cautelares en general),[51] o b) “cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas” (art. 50, numeral 2).

En lo tocante a su solicitud, el ADPIC subraya que el requirente debe sustentar su petición en: 1) “las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción [de las autoridades judiciales, EEH] con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho” y 2) “que su derecho es objeto o va ser objeto inminentemente de infracción”; queda fuera, en consecuencia, demostrar si el actor actuó intencionalmente o negligentemente.[52] Las autoridades judiciales tendrían la facultad de exigir además la aportación por el demandante de una fianza o garantía equivalente “suficiente para proteger al demandado y evitar abusos” (art. 50, numeral 3).Estos presupuestos son de forma; la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora lo son de fondo.[53]

Las pruebas de la infracción consisten, por regla general, en mercancías ilícitas que el solicitante haya podido acopiar.[54] De su cualificación debe surgir, de manera manifiesta, la verosimilitud del derecho, que “requiere más que un “fumus bonus juris” ya que el dictado de la medida significa el anticipo de una sentencia favorable”,[55] de donde resulta que en el análisis de los presupuestos de admisibilidad de medidas con carácter innovativo debe observarse un criterio estricto.[56] “Hay que demostrar acabadamente que se es titular del derecho invocado que menciona la norma”.[57]

En lo que toca a la modificación o revocación de las medidas en caso de no instarse el proceso de fondo, el ADPIC no especifica las causales por las cuales podría dictarse una sentencia en uno u otro sentido. Dos recaudos que podría acreditar el damnificado en su solicitud son los siguientes: a) que el daño que se le causa excede el daño producido al peticionante, con la prueba sumaria de ello; y b) asegurar el resultado de la sentencia, si le resultase favorable al demandante, mediante la aportación de una caución real.[58]

De su lado, el DR-CAFTA, implementado por la Ley nº 424-06, del 20 de noviembre de 2006, en virtud de la cual se pusieron en vigor los cambios requeridos por su entrada en vigencia el 1 de marzo de 2007, introdujo nuevos rigorismos para la puesta en práctica de medidas cautelares, aunque, en buena medida, reproduce textos del ADPIC.

El DR-CAFTA consigna que los procedimientos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual han de ser dictados conforme los principios del debido proceso y los fundamentos del sistema legal reconocidos por los Estados parte (art. 15.11.1.a.b). En cuanto a las medidas cautelares –término con el que sustituye el de “medidas provisionales” del ADPIC– dispone expresamente que las mismas serán dictadas en todo caso inaudita altera parte y no en forma discrecional como en el ADPIC –que plantea la escogencia de esa forma “cuando ello sea conveniente” (art. 50,2)–, en forma expedita y conforme las reglas del procedimiento judicial interno de cada Estado (art. 15.11.17).

En sintonía con el ADPIC, se expresa que el demandante de una medida “precautoria” debe presentar las “pruebas razonablemente disponibles, con el fin de establecer a su satisfacción [de las autoridades judiciales, EEH], con un grado suficiente de certidumbre, que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción” –se obvia la necesidad de probar la titularidad del derecho en cabeza del requirente– y a la vez aportar “una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos y para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos (art. 15.11.18).

Al igual que el ADPIC, el DR-CAFTA solo establece ciertas condiciones procesales y deja a la discreción de sus Estados Partes la determinación de las medidas cautelares que fuesen de lugar, sin ofrecer una definición del concepto que permita la inclusión o exclusión de medidas concretas en derecho de autor o propiedad industrial.

B. El régimen legal adjetivo de las medidas cautelares

Como quiera que los litigios en materia de derechos de propiedad intelectual tienen, por su propia naturaleza, carácter urgente,[59] las medidas cautelares constituyen una herramienta fundamental para la protección de tales derechos. En la legislación dominicana aparecen desarrolladas a partir de la articulación de su funcionamiento básico –con una regulación proporcionada y bastante completa– en el artículo 50 del ADPIC[60] y los artículos 15.11.17 y 15.11.18 del DR-CAFTA.

En la Ley nº 65-00 sobre Derecho de Autor se fijaron tres medidas cautelares civiles, aplicables tanto en derecho de autor como a propósito de la tutela de derechos conexos: a) el embargo conservatorio o secuestro; b) la inspección judicial seguida de embargo conservatorio y c) la suspensión de la actividad ilegítima. El decomiso de dispositivos y productos presuntamente involucrados en actividades prohibidas en materia de medidas tecnológicas y gestión de derechos es señalado como una medida cautelar a título ejemplificativo. Para el entorno digital, la Ley no trae medidas específicas, por lo que cabe recurrir al ADPIC en forma supletoria.

Entretanto, en la Ley nº 20-00 sobre Propiedad Industrial se consignaron cinco: a) la “cesación inmediata de los actos que se alegan constituyen una infracción”; b) “el embargo preventivo, el inventario o el depósito de muestras de los objetos materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar la infracción” y c) la suspensión del despacho de mercaderías importadas.

Un cotejo de los rasgos de las medidas cautelares en el plano procesal, apuntados por la doctrina[61] e indicados en los artículos 50 del ADPIC y 15.11 del DR-CAFTA, junto a la compulsa de las medidas cautelares mencionadas, nos permite establecer un conjunto de características que le son comunes, a saber:

1. Cabría entender como aplicables en todo caso y en virtud del art. 26,1 de la Constitución las disposiciones del art. 50 del ADPIC y del art. 15.11 del DR-CAFTA. Así, los jueces podrán ordenar medidas cautelares en relación con un derecho de propiedad intelectual para: 1) evitar que se produzca su infracción y, en particular, para impedir que mercancías falsificadas o pirateadas ingresen en los circuitos comerciales, inclusive aquellas importadas, inmediatamente después de su despacho de las aduanas; y 2) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción (art. 50,1), atendiendo a las pruebas razonablemente disponibles que establezcan, con la suficiente certidumbre: 1) la titularidad del derecho en cabeza del demandante, y 2) que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción (arts.50,3 y 15.11.18).

Ahora bien, las medidas se otorgarán inaudita altera parteen todo caso (art. 15.11.17) y no de manera excepcional cuando se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular y haya riesgo demostrable de destrucción de pruebas (art. 50,2). Adicionalmente a las pruebas a aportar, en caso de que la medida recaiga sobre mercancías, el interesado deberá ofrecer la información necesaria para permitir su identificación (arts.50,5 y 15.11.20).

Nos inclinamos por la preferencia del DR-CAFTA antes que el ADPIC en cuanto a la adopción inaudita altera parte de las medidas considerando la regla hermenéutica que permite la aplicación preferencial de la fuente y la solución que mejor favorezca la protección de los titulares de derechos.[62] No pensamos, sin embargo, que el hecho del dictamen de la medida inaudita altera parte obste la necesidad de acreditar sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular y que existe un riesgo demostrable de destrucción de pruebas, siguiendo así el art. 50,2 del ADPIC.

2. Para su adopción se requiere instancia de parte; las leyes 20-00 y 65-00 no disponen su ejecución de oficio, lo que es cónsono con el principio dispositivo, uno de los inspiradores del proceso civil. En tanto es necesaria su formulación en virtud de un escrito, en el mismo habrá que: 1) determinar el tribunal al que se dirige la instancia (Presidencia de la Cámara Civil o Comercial, en caso de que se halle dividida en salas, o Cámara Civil y Comercial en caso contrario); 2) identificar a los sujetos activo y pasivo, o sea, titular del derecho e infractor; 3) fundamentar en hecho y derecho el pedimento, acreditando los presupuestos de apariencia de buen derecho y peligro en la demora; 4) aportar conjuntamente las pruebas de la titularidad del derecho y de la comisión o la inminencia de la realización de la infracción, y 5) precisar la medida requerida con su fundamento legal.

3. Independientemente del momento en que se introduzca la pretensión cautelar, ésta deberá formularse atendiendo a tres requisitos: 1) claridad, 2) precisión, y 3) justificación de los presupuestos para su adopción.[63] En materia de propiedad industrial, en que la prestación de una caución es un requisito de contenido de la demanda cautelar (art. 174,4,c Ley nº 20-00), ésta se ofrecerá en el escrito, especificándose el tipo en que se propone constituirla y justificando el importe propuesto.

4. El principio de contradicción queda cubierto a través de la fórmula de la contradicción diferida o la contradicción previa. En la primera, la medida se acuerda sin oír previamente al afectado, quien será escuchado con la interposición de una demanda en levantamiento, modificación o revocación (art. 50,4 ADPIC); en la segunda, el tribunal dará curso a la petición de medidas cautelares previa audiencia del demandado, como sucede en el caso de su interposición después de la demanda al fondo en materia de propiedad industrial.

5. La decisión del tribunal sobre la solicitud de la medida cautelar reviste la forma de un auto motivado –que “implicará la exigencia de concretar si se han acreditado o no los presupuestos, la procedencia o no de todas o de algunas de las medidas cautelares, e incluso la exigencia o no de la fianza a prestar”– y su contenido puede ser estimatorio (accediendo a la solicitud) o desestimatorio (denegándola). Si el auto es estimatorio, debe fijarse la medida o medidas acordadas, precisando el régimen a que han de estar sometidas, el tiempo en que deba interponerse la demanda al fondo y la forma, cuantía y tiempo para la prestación de la caución por el solicitante, si fuese el caso. Si es desestimatorio, el tribunal debe motivar las razones por las que deniega la medida solicitada. De requerirse caución, deberá determinarse su forma, cuantía y tiempo en que deba prestarse.

En cuanto a su ejecución, ésta será practicada a través de los medios “que, con carácter general, se entienden como necesarios para llevar a cabo la ejecución, incluso remitiéndose para ello a los instrumentos que prevé el legislador para la ejecución de las sentencias”.[64]

6.– A toda medida cautelar sigue una demanda sobre el fondo del asunto, la cual será interpuesta dentro del plazo indicado en la decisión que la acuerde y que, en caso de silencio, no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales a partir de su fecha (art. 50,6 ADPIC). La no presentación de la demanda supone “la revocación de los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados a los efectos de su ejecución”.[65]

La misma se instruirá conforme la normativa procesal civil, aunque en materia de propiedad industrial, excepcionalmente, se requerirá, previo al conocimiento del fondo del conflicto y “con carácter imprescindible”, la “presentación” de un peritaje (art. 189 Ley 20-00), que sería aportado por la parte demandante como uno de sus elementos de prueba o bien podría ser requerido al juez apoderado como medida de instrucción del proceso. No obstante, algunos entienden que el peritaje es facultativo, al tenor del art. 302 del Código de Procedimiento Civil, lo mismo que en materia penal, considerando que el art. 449,iii, del Código Procesal Penal derogó toda disposición de ley especial que le sea contraria, con lo que se impone su art. 204, que dispone que el peritaje se ordenará cuando sea necesario contar con conocimientos especializados para descubrir o valorar un elemento de prueba.

7. Para su impugnación cabrá acudir a las normas del derecho común, a fin de obtener la suspensión de su ejecución (referimiento) y su revocación (apelación). Si se estimasen esas acciones, las medidas serán alzadas. Pero de rechazarse una demanda en suspensión o un recurso de apelación es claro que ello responderá al hecho de que no fueron desvirtuados los presupuestos que fundamentaron su adopción.

8. Las medidas no se mantendrán cuando el proceso principal haya terminado sin o con contradicción, como consecuencia de la instrumentalidad de la tutela cautelar respecto de aquél.

De otra parte, cuando se produce el desistimiento o la renuncia del demandante, la caducidad de la instancia o una transacción extrajudicial, las medidas adoptadas quedan levantadas, pues su mantenimiento no tendría razón de ser alguna.[66] Se agrega que, “manteniéndose la contradicción hasta el final, la suerte de las medidas cautelares dependerá de que se trate de una sentencia estimatoria o desestimatoria de la pretensión”.[67] A la luz de nuestra legislación, si la sentencia es estimatoria, la medida cautelar se convertirá en ejecutoria y el juez procederá conforme los poderes que le otorgan los artículos 173, literales d, e y f de la Ley nº 20-00 y 183 de la Ley nº 65-00.

Si la decisión es desestimatoria de la pretensión, algunos autores se inclinan, en aras del principio de seguridad jurídica, por la consideración de que su levantamiento debe ser expreso, “para evitar situaciones de apariencia que puedan actuar en detrimento de terceros”; otros afirman que su alzamiento operará de pleno derecho, sin necesidad de hacerse constar en el dispositivo de la sentencia.[68]

9. En caso de que las medidas se levanten por no incoarse la subsecuente demanda al fondo u otra causa, procede la indemnización de los daños y perjuicios causados a la parte afectada. En nuestro marco legal, al tiempo de recurrirse en apelación la medida dictada, podría requerirse a la corte apoderada la condena a la indemnización de los daños y perjuicios causados. La fijación del importe que habrá de abonarse al recurrente se haría con cargo a la caución prestada por el recurrido, de haber sido el caso.

Colindancias procesales civiles con la propiedad intelectual en materia de medidas cautelares

El ADPIC y el DR-CAFTA no impusieron a sus Estados parte la obligación “de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general” (art. 41, numeral 5, ADPIC, y art. 15.11.2.a, DR-CAFTA). Es de aquí que el legislador dominicano estableciera que los titulares de un derecho de autor o conexo y de un derecho de propiedad industrial podrían optar por la vía civil para proceder a la salvaguarda de sus derechos, amén de la penal y la administrativa.

Para el derecho de autor se determinó que si bien las acciones civiles se ejercitarían con fundamento en la Ley nº 65-00, éstas se tramitarían y decidirían “por ante el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, observándose las reglas de procedimiento ordinario” (art. 176); en propiedad industrial, la Ley nº 20-00 dispuso que la acción civil se entablaría “por ante el tribunal competente” (art. 168), remitiéndose así al procedimiento de derecho común por su implícita accesoriedad. En consecuencia, tanto las acciones principales como las medidas cautelares en ambas ramas de la propiedad intelectual se ciñen, en su puesta en práctica, al procedimiento civil, aunque, como ha sido juzgado –en materia autoral–, ello “no conlleva alejamiento, en cuanto a las características especiales del derecho de autor, de los principios que norman este derecho”.[69]

De las medidas previstas en la legislación de propiedad intelectual dominicana, la inspección judicial seguida de embargo conservatorio en derecho de autor(arts.180 a 182 Ley nº 65-00) es la única en la que se referencia su emisión y suspensión siguiendo previsiones del procedimiento civil. Así: 1) constará en un auto dictado por el juez de primera instancia; 2) será practicada por un notario, oficial público que sustituye al alguacil previsto en la ley, por efecto de la Ley nº 140-15, del 7 de agosto de 2015; 3) el acta de inspección deberá contener las enunciaciones comunes a los actos de alguacil y copia en cabeza del auto; 4) será firmada por dos testigos, al estilo de los embargos conservatorio o retentivo de derecho común; 5) el auto será ejecutado sobre minuta no obstante acción en referimiento o recurso contra el mismo y 6) “el mismo juez que ordenó la inspección dictará su levantamiento, a solicitud de la parte contra la que ha sido ejecutada, si al vencimiento de 30 días francos contados desde su ejecución no se hubiese iniciado la demanda principal para conocer de la violación al derecho”. En esta eventualidad, se sustrae pues la competencia del juez de los referimientos.

Sobre la demanda en levantamiento, Biaggi Lama cita sus aspectos esenciales, mismos que podrían verificarse en derecho común: 1. Se notificará al embargante, “al depositario, guardián o secuestrario en cuyas manos se han puesto los bienes embargados”, así como también a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), si hubiesen participado sus inspectores, “mediante acto de alguacil que deberá contener las menciones que para su redacción señala el Código de Procedimiento Civil”; y 2. El embargado “podrá requerir del juez que se condene a ese embargante al pago de los daños y perjuicios que su acción haya podido irrogarle”. “Si fuese acogida por el juez y se ordenase la devolución de los bienes embargados –concluye Biaggi Lama– no podrá ser interpretada como una causal de extinción del delito”.[70]

La ejecución de la suspensión de la importación ilícita de bienes infractores, en tanto especie de medida en frontera autoral, nos revela también elementos que manifiestan su conexión con el procedimiento civil:

1. Se ejecutará mediante “una simple oposición, que deberá ser hecha mediante acto de alguacil, y en el cual se hará constar, amén de las enunciaciones comunes a todo acto de esta naturaleza, la oposición expresa a que dichas mercancías puedan ser importadas o exportadas; los fundamentos de dicha oposición [previstos en el auto que se notificará en cabeza del mismo, EHH]; el nombre del importador o del exportador, según el caso, como del consignatario de las mismas; el lugar o puerto donde se ubiquen, y todos los datos que hagan posible su identificación o localización”.

2. La suspensión será ordenada por el Director General de Aduanas mediante simple resolución –en la cual habrá de indicarse el plazo por el cual se acuerda–, que será denunciada en el plazo de los cinco días posteriores a haberse emitido tanto al solicitante como al importador.

3. El requirente demandará al fondo en un plazo no mayor de diez días francos a partir de la fecha en que la misma haya sido ordenada; podrá solicitar que dicho plazo le sea prorrogado por diez días más al juez que haya autorizado la medida, quien acogerá este pedimento si considera que se justifica la extensión. La demanda al fondo incluirá la validez de la suspensión.

4. La demanda se denunciará a la Dirección General de Aduanas para advertirle de su existencia y llamarla en intervención forzosa, si fuere procedente, para que la sentencia a intervenir le sea oponible.

5. El propietario, importador o destinatario de las mercancías puede demandar ante el juez de primera instancia en atribuciones civiles la modificación o revocación de las medidas tomadas “cuando entienda que se trata de una acción abusiva por parte del oponente o embargante” o su contraparte no haya demandado al fondo en el plazo de diez días francos citado.

6. Cuando la demanda fuese rechazada o se haya ordenado el levantamiento de la suspensión pura y simplemente, el afectado podrá reclamar del accionante la reparación de los daños y perjuicios que le hubiesen podido ser causados.[71]

Aunque la inspección judicial es la única en la que en forma expresa se alude a su correlación con el procedimiento civil, el embargo conservatorio en derecho de autor lo mismo que el embargo preventivo en propiedad industrial se asimilan al embargo conservatorio de derecho común, atendiendo a su autorización en virtud de un auto emitido por el juez civil, pero se diferencian de este en dos aspectos claves. En primer lugar, al embargo conservatorio de derecho común sigue una demanda principal que busca la condenación al pago de un monto adeudado mientras que en derecho de autor y propiedad industrial la demanda subsiguiente está dirigida a lograr la indemnización de los daños y perjuicios causados por la transgresión del derecho. En segundo orden, los bienes embargados en propiedad intelectual no son vendidos en pública subasta sino que los mismos son puestos “en manos de la justicia” a fin de servir como elementos probatorios de la infracción cometida y de fundamento al monto indemnizatorio a ser fijado por el juez como reparación por los daños y perjuicios causados por la violación del derecho; su destino final será la destrucción, la puesta fuera de los canales comerciales para minimizar el riesgo de infracciones futuras o la donación con fines de caridad si así lo aprueba el titular del derecho (Arts.183 Ley nº 65-00 y 173 Ley nº 20-00).Nótese además que el embargo autoral no resulta un embargo a ser trabado sobre cualesquiera bienes muebles del infractor, como pasaría con los bienes de un deudor en un embargo de derecho común –salvo las excepciones previstas en el Código de Procedimiento Civil– sino de bienes y de documentación determinada, relacionada con la infracción (art. 179 Ley nº 65-00). Lo propio puede decirse del embargo preventivo de propiedad industrial, para el que se han considerado como bienes embargables muestras de los objetos materia de la infracción y medios utilizados para su realización (art. 174, 4, b Ley nº 20-00).La ausencia de la especificación de los bienes embargados en el acta que se levante nos remite a concluir que la misma sería nula, siguiendo, como texto supletorio, el art. 51 del Código de Procedimiento Civil, que prevé la designación precisa y detallada de los bienes en el acta de embargo, a pena de nulidad. Esa necesaria prolijidad es acentuada en el caso de los bienes que pueden ser objeto de una inspección judicial seguida de embargo conservatorio, a propósito de la cual se requiere hacer constar, particularmente, el tipo de obra o prestación protegida objeto de la violación y el número de ejemplares ilícitamente reproducidos, si los hubiere, y en ese caso, la descripción de los equipos utilizados para su reproducción, si estuviesen en el mismo lugar; si se tratase de obras audiovisuales y programas de computadoras, el oficial público debe indicar el nombre del respectivo productor (art. 181 Ley nº 65-00).

Otra consideración de interés es que, dado que en materia de derecho de autor está permitido el embargo en manos de un tercero y del producido de la venta, alquiler o de cualquier otra forma de distribución de ejemplares ilícitos, así como los ingresos obtenidos de los actos de comunicación pública no autorizados (art. 179 Ley nº 65-00), hay que concluir que el embargo conservatorio en dicha materia puede adquirir la forma de un embargo retentivo, similar al de derecho común, en tanto que en virtud de este pueden embargarse sumas de dinero (art. 557 Código de Procedimiento Civil). Se seguiría así el art. 52 del Código de Procedimiento Civil, que remite a “las formas previstas en materia de embargo retentivo (…) si los bienes muebles pertenecientes al deudor se encontraren en manos de terceros”.

Los embargos conservatorio y preventivo se sujetan a los principios que dominan todo embargo conservatorio de derecho común: 1) un sujeto activo, que es el titular de cualesquiera de los derechos reconocidos en las leyes núms. 20-00 y 65-00; 2) un sujeto pasivo: la persona física o moral que sin la autorización del titular explota los derechos sin autorización; 3) el objeto: los bienes embargables, que deben pertenecer al infractor, aun cuando se encuentren en manos de terceros; 4) la causa: la violación de un derecho (un crédito en derecho común) y 5)el título que los fundamenta: el auto del juez de primera instancia.

Aunque las leyes nº 20-00 y 65-00 guardan silencio respecto del procedimiento a seguir una vez que se realizan los embargos conservatorio y preventivo, un sector de la doctrina considera que, al tiempo de demandarse al fondo, debe ser demandada su validez[72] –siguiendo así el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil– y ser convertido en embargo ejecutivo, para que de este modo el juez, en la sentencia definitiva, ordene válidamente la destrucción del material incautado, su exclusión del comercio o su donación, de ser el caso. En caso de embargarse sumas de dinero, se procedería del mismo modo, conforme el procedimiento del embargo retentivo de derecho común (art. 563 y siguientes del Código de Procedimiento Civil). Otros entienden que la demanda en validez no procede, por tratarse de un embargo que difiere del previsto en el derecho común, por sus ribetes cautelares. Pero ante la falta de respuesta de las leyes especiales, hay que concluir que el Código de Procedimiento Civil se impone complementariamente. De este modo y siguiendo el art. 53 de ese texto, “la sentencia que valide el embargo conservatorio de los muebles lo convertirá de pleno derecho en embargo ejecutivo, sin necesidad de que se levante nueva acta de embargo, y la que deniegue la validación del embargo conservatorio valdrá levantamiento del mismo”.

En lo que toca a otras colindancias, en materia de derecho común, siguiendo el art. 48 del Código de Procedimiento Civil, tenemos que el juez de primera instancia del domicilio del deudor o del lugar donde estén situados los bienes a embargar autorizará el embargo conservatorio sobre bienes muebles en provecho de un acreedor cuando su crédito parezca justificado en principio y su cobro luzca estar en peligro; la aparente peligrosidad en el cobro implicará urgencia, situaciones estas que serán deducidas a partir de elementos de prueba que permitan suponer o temer la insolvencia inminente del deudor. Su verificación, la suma por la cual se autoriza el embargo y el plazo en que el acreedor deberá demandar ante el juez competente la validez del embargo o sobre el fondo se harán constar en el auto que se dicte, todo a pena de nulidad.

Los presupuestos de los embargos conservatorio de derecho de autor y preventivo de la propiedad industrial y las menciones de los autos que los autorizan guardan correlación con los previstos en el mencionado art. 48 en el sentido de que:

1) El juez que los autoriza es el del domicilio de la parte infractora (art. 176 Ley nº 65-00) y el “tribunal competente” (art. 174 Ley nº 20-00); ante el silencio de ley de propiedad industrial y asumiendo como supletorio el referido art. 48, dicho tribunal será el del domicilio del tercero infractor o el del lugar donde se encuentren los bienes a embargar.

2) La “fama” del “buen derecho” del titular afectado será justificada en principio sin que por ello se decida el fondo de lo reclamado, tal como sucede cuando, en derecho común, un juez estima que realmente existe el crédito alegado por el acreedor; no por ello ha juzgado el fondo del asunto relativo al cobro del mismo.[73]

En este aspecto hay que concluir que, así como en derecho común, la condición de certeza de la deuda por la cual se traba un embargo no se cumple en el caso de una acreencia eventual y futura,[74] el fumus bonis iuris en propiedad intelectual no se caracterizará en el caso de una persona que no haga valer la presunción de autoría de la materia autoral mediante la presentación de un certificado de registro o de un ejemplar de la obra o prestación o no presente el certificado de patente o registro de una invención o un modelo de utilidad, un diseño industrial o un signo distintivo o pruebas de uso de un nombre comercial no registrado.

En el caso particular del derecho de autor, obsérvese que indicamos que la citada presunción iuris tantum se satisfará con el depósito como medio de prueba de un ejemplar de su obra en la que conste su nombre sin necesidad de acompañarlo del certificado en que conste su registro por ante el Registro Nacional de Derecho de Autor, ya que esa mención basta para hacer presumir, hasta prueba en contrario, su condición de creador de la misma, como ha sido juzgado en nuestro país.[75]