Kitabı oku: «Condiciones mínimas de transferencia de tecnología y conocimiento para el beneficio global»

Capítulo 3

Reporte de la investigación documental

Marco Antonio Romero Güémez

Raymundo René Hurtado Buendía

María del Rosario Ruiz Durán

Hilda Villanueva Lomelí

Tomando en consideración que el enfoque de esta investigación se orienta hacia aspectos legales de la transferencia de conocimiento, un elemento clave con independencia de la investigación de campo realizada es el estado actual de los ordenamientos jurídicos y la doctrina especializada en la materia a nivel nacional e internacional; por ello, en los siguientes capítulos se abordará el tema desde un aspecto internacional, nacional, estatal e institucional, que nos permita contar con el diagnóstico y la identificación de problemas, para posteriormente realizar las propuestas que pretenderían atender los problemas identificados.

3.1 Revisión documental de referentes nacionales e internacionales para identificar los principales aspectos de la transferencia de tecnología/conocimiento

Si bien es cierto que la transferencia de conocimiento ha sido abordada en diversos países y momentos, algunos ejemplos resultan relevantes, toda vez que permitieron determinar un modelo que ha servido de referencia para regular la materia o al menos aportan elementos que se han replicado y continúan vigentes.

En este contexto, a continuación, se expondrán algunas reflexiones sobre lo que se conoce como Bayh-Dole Act, emitida en 1980, y la Recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 10 de abril de 2008, sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación.

3.1.1 Estados Unidos: Bayh-Dole Act

Un referente importante para las universidades que realizan investigación financiada con recursos públicos es la Bayh-Dole Act, emitida en Estados Unidos el 12 de diciembre de 1980 (Public Law 96-517), que si bien es cierto no fue la primera regulación en materia de transferencia de tecnología, lo cierto es que se considera un punto clave (Pérez y Núñez, 2013), toda vez que permitió a las universidades de ese país y a otras entidades (non profit organization and small business firms) patentar las invenciones resultantes de investigaciones financiadas con recursos federales, e incentivaba el otorgamiento de licencias exclusivas de explotación de patentes a la iniciativa privada (So et al., 2008).

Otro de los efectos positivos que se atribuyen a la Bayh-Dole Act, aunque no era su objetivo, es que dicho modelo empezó a generar ingresos para las universidades, razón por la cual se empezó a replicar en otros países (So et al., 2008).

No obstante lo anterior, y tal y como lo señalan algunos críticos, otros países que quieran emular la Bayh-Dole Act deben considerar los nuevos contextos, toda vez que las leyes de patentes, así como la ciencia han cambiado considerablemente desde hace casi cuarenta años (So et al., 2008).

La Bayh-Dole Act resulta importante para efectos de esta investigación porque las universidades y demás entes a quienes resulta aplicable en aquel país (non profit organization and small business firms), tienen certeza de cuándo serán considerados como titulares de los derechos de propiedad intelectual que derivan de las investigaciones que realizan con financiamiento de agencias federales, lo que facilita y propicia los procesos de transferencia de tecnología.

Por el contrario, en el contexto mexicano las universidades que realizan investigación con fondos de la administración pública federal no tienen la certeza que proporciona la Bayh-Dole Act, ya que si bien es cierto que los ordenamientos legales en materia de derechos de autor e invenciones sí son claros respecto de quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual, la LCT (2015) parece contradecirlos, toda vez que reconoce reglas distintas a las contempladas por esos ordenamientos, e incluso parece contradecirse a sí misma.

Prueba de cómo la propia LCT parece contradecirse en relación con la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que se derivan de las investigaciones financiadas con recursos públicos federales, se da con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 51 de dicho ordenamiento, el cual establece una regla que parece contraria a lo señalado por el artículo 69 del mismo ordenamiento. Dichas disposiciones establecen lo siguiente:

Artículo 51.

Los órganos de gobierno o equivalente también determinarán lo relativo a los derechos de propiedad intelectual y los beneficios que correspondan a instituciones de educación, centros y entidades en relación a lo dispuesto en este artículo.

Artículo 69.

Los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado, cuya actividad de investigación sea financiada con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, por decisión personal podrán, depositar o en su caso autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final aceptada para publicar en Acceso Abierto a través del Repositorio Nacional, comprobando que ha cumplido con el proceso de aprobación respectivo, lo anterior bajo los términos que al efecto establezca el Conacyt.

De lo anterior, podríamos interpretar que mientras que el primero de los artículos pareciera reconocer la facultad de las instituciones de educación, centros públicos de investigación y entidades de la administración pública federal, para que, a través de sus órganos de gobierno, determinen lo relativo a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, el segundo de los artículos parece reconocer que el titular de los derechos es el investigador o académico porque él es quien decide si el contenido se incorpora o no a un repositorio de acceso abierto.

Es importante señalar que, si bien es cierto que el órgano de gobierno correspondiente podría determinar que los autores de la investigación son los titulares de los derechos de propiedad intelectual, la pregunta sería a quién tendría que considerarse como titular, si dicho órgano determina que la institución, centro o entidad es el titular, ya que el artículo 69 parece reconocer como titular al propio autor.

Adicionalmente, los convenios que se celebran con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se sujetan a las reglas aplicables al fondo del que provienen los recursos económicos y a las demás reglas establecidas en los convenios específicos; sin embargo, en su gran mayoría establecen una cláusula tipo de propiedad intelectual,10 que en términos generales señala lo siguiente:

DÉCIMA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL y/o DERECHOS DE AUTOR. La titularidad de los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial de las obras, procesos, patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, innovaciones o cualquier otro producto de investigación y/o desarrollo e innovación tecnológica que realice o produzca durante el desarrollo del “PROYECTO” por el “SUJETO DE APOYO”, en forma individual o con la colaboración de terceros, en virtud del “PROYECTO”, será propiedad única y exclusiva de quien conforme a derecho correspondan, respetando en todo momento los derechos de quienes intervengan en su realización.

En lo no previsto en la presente cláusula, se estará a lo regulado en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley de la Propiedad Industrial y en los demás ordenamientos aplicables.

Por lo anterior, es posible afirmar que la determinación de la titularidad de los derechos derivados de este tipo de proyectos se reencauzaría a las reglas establecidas en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), vinculada a la Ley Federal del Trabajo (LFT), las cuales establecen reglas distintas a la LCT.

El problema no es menor si se considera que según datos del PECiTI, del total de contribución al Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) en 2012, el sector empresarial aportó 36.4%, mientras que el sector gobierno contribuyó con 60.0%. Además, de esa cantidad, 98.5% fue aportado por el gobierno federal y sólo 1.5% por los gobiernos estatales. Esta información se muestra en la figura 8:

Figura 8. Porcentaje de contribución al GIDE

Fuente: Elaboración propia con datos del PECiTI.

Sólo se realizan estas referencias generales para exponer la problemática identificada y evidenciar la necesidad de unificar las reglas de titularidad de los resultados derivados de una investigación financiada con recursos públicos federales y con ello dar certeza a los titulares y propiciar la transferencia de tecnología, sin dejar de reconocer que en el ámbito estatal, de igual forma, tendrían que tomarse las medidas necesarias, ya que actualmente los derechos de propiedad intelectual obtenidos de un proyecto financiado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (Coecytjal) se podrán determinar en el instrumento jurídico que al efecto se celebre, de conformidad con la fracción IV del artículo 6011 de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco, lo que de nueva cuenta proporciona poca certeza a las partes.

3.1.2 Unión Europea: Recomendación de las Comunidades Europeas del 10 de abril de 2008

En este apartado se analizan algunos aspectos de la Recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y el código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación, que tiene como finalidad ofrecer a los Estados miembros de la Unión Europea y sus regiones orientaciones políticas para el desarrollo o la actualización de las directrices y los marcos nacionales, así como un código de buenas prácticas para los organismos públicos de investigación, a fin de mejorar la manera en que éstos gestionan la propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos.

Debe resaltarse que en dicha recomendación se establece que con motivo del relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, en 2005, se destacó el papel clave que podrían desempeñar unas mejores relaciones entre los organismos públicos de investigación –en concreto, las universidades– y la industria, para facilitar la difusión y la utilización de las ideas en una sociedad de conocimiento dinámica y para mejorar la competitividad y el bienestar.

En términos generales, resulta importante resaltar que la recomendación parecería tener por objeto articular y equilibrar los intereses de dos grupos con visiones antagónicas; por un lado se encuentran los que sostienen que los conocimientos generados en investigaciones financiadas con fondos públicos deberían ser de libre acceso, y por otra parte se encuentran los que consideran que dichos conocimientos deben ser susceptibles de apropiación y explotación para la obtención de recursos adicionales. Lo anterior queda evidenciado cuando la recomendación número 4 señala que:

 Se promueva una amplia difusión de los conocimientos creados con fondos públicos, tomando medidas para promover el acceso abierto a los resultados de la investigación, y

 Sugiere proteger, cuando proceda, la propiedad intelectual correspondiente.

Parecería que el mecanismo propuesto para lograr el equilibrio que se busca es que los Estados miembros tomen medidas para asegurar la aplicación más amplia posible del código de buenas prácticas propuesto, ya sea directamente o por mediación de las normas establecidas por los órganos nacionales y regionales de financiación de la investigación.

El código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimiento consta de tres grupos fundamentales de principios: propiedad intelectual, transferencia de conocimiento, y para la investigación en régimen de colaboración y bajo contrato, los cuales en términos generales tienen por objeto:

 Principios para una política interna de la propiedad intelectual para gestionar eficazmente la propiedad intelectual resultante de sus actividades de investigación y desarrollo.

 Principios de una política de transferencia de conocimientos centrados específicamente en la transferencia y la explotación activa de la propiedad intelectual.

 Principios relativos a la investigación en régimen de colaboración y bajo contrato, de manera que sea relevante para todos los tipos de actividades de investigación realizadas o financiadas conjuntamente por un organismo público de investigación y el sector privado.

Respecto de las políticas de propiedad intelectual, es importante resaltar el principio número 3, porque reconoce que la identificación, explotación y protección de la propiedad intelectual se realiza de conformidad con la misión de los organismos públicos de investigación, y busca maximizar los beneficios socioeconómicos. Para el caso de la UdeG esto resulta relevante, ya que su misión debe orientar la transferencia de conocimiento para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad. Se transcribe para pronta referencia:

1 Promover la identificación, la explotación y, cuando proceda, la protección de la propiedad intelectual, de conformidad con la estrategia y la misión del organismo público de investigación y con miras a maximizar los beneficios socioeconómicos. Para tal fin, pueden adoptarse diferentes estrategias —posiblemente diferenciadas en los respectivos ámbitos científicos o técnicos—, como el enfoque del «dominio público» o el de «la innovación abierta» (Comisión Europea, 2008).

Por su parte, los principios 7 y 9, parecen insistir en establecer fórmulas para lograr el equilibrio entre el acceso abierto y la obtención de ingresos suplementarios por explotación de los derechos de propiedad intelectual, al establecer que:

1 Elaborar y dar a conocer una política de publicación/divulgación que promueva una amplia difusión de los resultados de la labor de investigación y desarrollo (por ejemplo, abriendo el acceso a las publicaciones) y que, al mismo tiempo, acepte posibles retrasos cuando se pretenda proteger la propiedad intelectual, aunque estos deberían reducirse al mínimo.

2 Si bien una política activa de PI/TC puede generar ingresos suplementarios para el organismo público de investigación, esto no debe considerarse el objetivo primordial (Comisión Europea, 2008).

3.2 Antecedentes nacionales sobre la transferencia de conocimiento

Tal y como lo ha definido la Real Academia Española, “ciencia” es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, y de los que se deducen principios y leyes con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente; por su parte, la tecnología es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.

La ciencia y la tecnología conforman un binomio necesario para el desarrollo tecnológico. Es por ello que la regulación jurídica debe ir en el sentido de incentivar la producción de nuevas técnicas que permitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico en beneficio de la sociedad, pero también debe generar los mecanismos necesarios para su protección y posterior transferencia tecnológica o de conocimiento.

Desde esta perspectiva, el presente trabajo aborda también algunos antecedentes históricos sobre la regulación mexicana en materia de ciencia y tecnología, que con el paso del tiempo se convierten en las fuentes primarias para la regulación de aspectos de protección de la propiedad intelectual, y posteriormente de los relativos a la transferencia de tecnología o de conocimiento.

3.2.1 La evolución histórica de la ciencia y la tecnología en México

Antes de que se empezara a hablar sobre la transferencia de conocimiento y tecnología en nuestro país, el Estado mexicano se enfocó en la enseñanza de la ciencia, ya que esta es la principal y más básica herramienta para generar conocimiento.

Es por ello que es necesario señalar los albores de la ciencia en México, el inicio del fomento en la investigación y la construcción de conocimiento científico. Ejemplos de ello son las fundaciones hechas por Gabino Barreda, en 1868, de la Escuela Nacional Preparatoria, de Ingeniería y de Jurisprudencia, instancias que significaron los cimientos de la investigación científica de la época contemporánea de nuestro país.

Lo anterior se dio tras la ley orgánica de la Instrucción Pública en la Ciudad de México, promulgada por Benito Juárez en 1867.12 En su artículo sexto se estableció la instrucción secundaria, con base en lo cual se creó la ya mencionada escuela de jurisprudencia y la academia nacional de ciencias y literatura, entre otras.

En la Escuela de Jurisprudencia, lo que principalmente se enseñaba era Derecho natural, romano, patrio, civil, penal, eclesiástico, constitucional y administrativo, derecho de gente, internacional y marítimo, principios de legislación civil, penal y económico-política, procedimientos civiles y criminales, legislación comparada, sobre todo en el derecho mercantil, en el penal y en régimen hipotecario.

Por su parte, la Academia de Ciencias y Literatura fungía como un órgano rector de todas las escuelas donde cada una de entre sus profesores elegían a seis para representarlos en el afán de fomentar el cultivo y adelantamiento de cada una, servir de cuerpo facultativo para el gobierno, reunir objetos científicos y literarios, principalmente los del país, para formar colecciones nacionales, establecer concursos y adjudicar los premios correspondientes, establecer publicaciones periódicas, útiles a las ciencias, artes y literatura, y hacer publicaciones de obras interesantes aunque no fueran periódicas. En este sentido, encontramos en estas actividades los primeros antecedentes referentes a las etapas de generación y transferencia de conocimiento.

Entrado el siglo XX, uno de los pilares más grandes para la ciencia en México fue la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el año de 1910, con el lema: En el amor de la ciencia y de la patria está la salud del pueblo. Esta institución adquiriría –a través de la ley orgánica de 1929– la autonomía que la consolidaría como una de las mejores universidades del mundo, y a su vez como un catalizador importante en la investigación científica en el país.

Asimismo, en la historia general de la ciencia en México, Pérez Tamayo (2005: 6) identifica tres grandes transformaciones ocurridas en el siglo XX, a saber: “1) su profesionalización, crecimiento y diversificación, 2) su ingreso, primero al discurso oficial y más recientemente a las acciones oficiales, y 3) su matrimonio con la tecnología”.

El impulso hacia la ciencia fue interrumpido por la Revolución mexicana y posteriores movimientos sociales. De esta forma, la institucionalización de la ciencia y la tecnología no comienza sino hasta la tercera década del siglo XX, durante el periodo posrevolucionario y una vez pacificado el país. Es entonces cuando se crea la Academia Nacional de Ciencias, en 1930, como un primer ensayo de una institución que congregue a los científicos del país (Mariaca, 2003: 33).

En el año 1942 se creó la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación (CICIC), cuyos objetivos estaban limitados a impulsar la investigación de las ciencias exactas, como matemáticas y física, y las ciencias naturales, como biología y química (Mariaca, 2003).

Desde 1940 hasta mediados de la década de los años setenta, la política industrial se había caracterizado por su proteccionismo dentro del modelo económico de sustitución de importaciones, bajo la cual México alcanza un crecimiento medianamente estable. En este entorno, el 28 de diciembre de 1972 se expidió la Ley sobre Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Finalmente, este modelo de economía cerrada fracasa en 1976 debido a que las empresas no fueron del todo eficaces y mantenían un gran rezago tecnológico, situación que obligó al gobierno a virar el rumbo en sus políticas económicas, y por ende las relacionadas al desarrollo del sector científico-tecnológico (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 1972).

En 1972 se expidió la Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el cual surge como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La trascendencia de la creación de este organismo radica en que sería el responsable de la elaboración, aplicación, ejecución y evaluación de la política nacional en materia de ciencia y tecnología, en colaboración con el gobierno federal (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 1972).

El primer programa en materia de ciencia y tecnología se creó en 1977 a petición del gobierno al Conacyt, que se encargó de la elaboración y coordinación de este y le dio el nombre de “Programa Nacional de Ciencia y Tecnología (Pronacyt)”, el cual fue desarrollado como un programa sexenal al que le siguieron los de los años de 1978, 1984, 1990, 1995 y 2001 (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 1972).

De acuerdo con los antecedentes del estudio desarrollado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (1972) en torno a ciencia y tecnología en México, en la década de los 80 el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones y economía cambió a un esquema de economía abierta. Este nuevo esquema buscaba la promoción de la inversión extranjera y desmantelar el régimen proteccionista de la economía. En este contexto histórico, en 1985 el gobierno mexicano suscribió el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés); esto impactó en el intercambio de tecnología, puesto que se facilitaron las importaciones de tal manera que el sector industrial adquirió con mayor facilidad nuevas tecnologías.

Asimismo, bajo las condiciones del GATT se propició la instalación de empresas extranjeras en el territorio nacional, las cuales para su operación decidieron traer técnicos y tecnólogos capacitados y con experiencia en la operación de su maquinaria; paralelamente, fue necesario activar programas de formación técnica para satisfacer la demanda de recursos humanos competentes para el uso de las nuevas herramientas tecnológicas (AMPPI, 2015).

El Estado mexicano se vio en la necesidad de estimular y apoyar al capital humano que se dedicaba a actividades de investigación, desarrollo e innovación; por esto, en 1984 se crea el SNI mediante acuerdo presidencial publicado el 26 de julio de ese año. El propósito principal de la institución era reconocer el trabajo de dichas personas.

El 11 de marzo de 1992 se reformó la ley orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que se extinguió a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) que era la encargada de coordinar los centros de investigación científica así como del Conacyt. Las atribuciones que tenía esta institución sobre ciencia y tecnología fueron otorgadas a la SEP y a través del Conacyt, con lo que a partir de esa fecha tiene la responsabilidad de promover y coordinar el desarrollo científico y tecnológico, coordinando en conjunto el subsector ciencia y tecnología nacional, lo que dio paso al Sistema SEP-Conacyt.

No obstante, en 2002 la nueva Ley de Ciencia y Tecnología separó al Conacyt de la SEP, creando el Sistema de Centros Públicos de Investigación Conacyt.

3.2.2 Marco jurídico nacional e histórico de 1820 a 2016

El marco jurídico nacional e histórico que compone este análisis abordará los aspectos más relevantes de los diversos cuerpos de leyes que han estado vigentes en México; por ello, se precisarán y en algunos casos se citarán aquellos que puedan constituir antecedentes importantes sobre la transferencia de tecnología o conocimiento.

3.2.2.1 “Órdenes Generales de la Primera Legislatura de las Cortes Ordinarias Españolas”, a través del Decreto XLIII del 2 de octubre de 1820

En el año de 1820 se promulgaron las “Órdenes Generales de la Primera Legislatura de las Cortes Ordinarias Españolas”, a través del Decreto XLIII del 2 de octubre. En su artículo 19 establece las primeras bases y hace su primera aparición la transferencia de conocimiento, ya que señala que:

El propietario de una invención, mejora o introducción podrá ceder su derecho en todo o parte, unirse en sociedad, vender, permutar o contratar en los términos establecidos por las leyes para los contratos (Cortes Ordinarias Españolas, 1820: 184-190).

La manera en la que operaba la transferencia de conocimiento era simple, ya que se reconoce expresamente el derecho del titular de una invención, el derecho a ceder, vender, permutar o unirse a una sociedad, siguiendo las reglas establecidas en las Órdenes para los contratos.

3.2.2.2 Ley de Marcas de Fábricas de 1889

El 28 de noviembre de 1889, el presidente Porfirio Díaz expidió la Ley de Marcas de Fábricas13, que entre otros aspectos:

 Definía a la marca de fábrica como un signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.

 Derecho exclusivo que se obtenía mediante declaratoria de la Secretaría de Fomento.

 Reconocía el derecho de uso previo.

 Reconocía el derecho de oposición.

 La vigencia de una marca de fábrica era indefinida.

 Reguló la transmisión de marcas de fábrica estableciendo que la única manera de hacerlo era con el establecimiento para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvieran de distinción, y no sujetaba dicha trasmisión a alguna formalidad específica.

3.2.2.3 Ley de Patentes de Privilegio de 1890

El 7 de junio de 1890, el presidente Porfirio Díaz expidió la Ley de Patentes de Privilegio14; los aspectos que reguló de una manera general son:

 Protección a todo descubrimiento, invención o perfeccionamiento que tuviera por objeto un nuevo producto industrial, un nuevo medio de producción o la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un resultado o un producto industrial, así como productos químicos y farmacéuticos.

 El derecho exclusivo es temporal, por 20 años a partir de la fecha de expedición.

 La patente podía ser prorrogada por 5 años adicionales.

 Contenía la figura de “patentes de perfeccionamiento”.

 Establecía la posibilidad de que el Estado expropiara la patente en caso de utilidad pública.

 Establecía un procedimiento de oposición que consistía en que las partes tuvieran una junta de avenimiento.

 Obligatoriedad de inscribir la patente en un registro especial de toma de razón.

 Obligatoriedad de probar en un plazo de 5 años a partir de la expedición de la patente, que ésta se explotaba o se estaban realizando gestiones para hacerlo.

 En su artículo 41 señalaba que la propiedad de una patente podría transmitirse por cualquiera de los medios establecidos por la legislación respecto a la propiedad particular; sin embargo, también precisaba que ningún acto de cesión o cualquier otro que implicara modificación del derecho de propiedad podría perjudicar a tercero, si no se había registrado en la Secretaría de Fomento.

3.2.2.4 Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903

El 25 de agosto de 1903 fue expedida la Ley de Marcas Industriales y de Comercio15, que a grandes rasgos estableció los siguientes aspectos:

 A diferencia de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, definía a las marcas como el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos o denotar su procedencia.

 El registro confería el derecho de exclusividad.

 Establecía causas de impedimento para el otorgamiento del registro marcario.

 La vigencia del registro era por 20 años, prorrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

 Diferenciaba entre las marcas obtenidas por industriales, fabricantes y agricultores, “Marca industrial registrada”, y la obtenida por un comerciante, “Marca de comercio registrada”.

 En cuanto a la transferencia de los derechos sobre marcas, estableció en el artículo 12 que pueden transmitirse o enajenarse las marcas registradas como cualquier derecho, pero también establece que dicha trasmisión debe ser registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, y a que si no lo hace no producirá efecto en contra de tercero.

 En su artículo 13 establecía el principio de especialidad respecto de los productos protegidos por el registro.

 Marcaba el recurso de revocación para combatir las resoluciones de la Secretaria de Fomento como autoridad administrativa en la materia.

 A diferencia de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, introdujo la protección para los nombres y avisos comerciales.

 Con esta ley se eliminó la obligación de registrar la marca en el Registro de Comercio (artículo 91 transitorio).

3.2.2.5 Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928

La Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales expedida el 26 de junio de 1928 estableció que quien estuviera usando o quisiera usar una marca para distinguir artículos que fabricara o produjera y así denotar su procedencia, podría adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro en el departamento de la propiedad industrial, además de aspectos como:

 Establecía un examen de forma y de fondo previo a la determinación del otorgamiento del registro.

 Reconocía el derecho de oposición.

 Reconocía el examen de novedad y el examen extraordinario de novedad.

 Distinguía entre marca nacional e internacional.

 La vigencia del registro era por 20 años, prorrogables a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud.

 La renovación del registro era por 10 años.

 Reconocía el derecho de prioridad.

 En el caso de marcas aplicadas a productos de fabricación nacional, debían llevar la leyenda “Hecho en México”.

 Regulaba a los nombres y avisos comerciales.

 Establecía delitos e infracciones.

La Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928 fue la primera ley en establecer un capítulo completo (del artículo 30 al 35) referente a la transmisión de los derechos que confiere el registro. Entre otros aspectos, dicho capítulo establece:

 Las marcas podían transmitirse o enajenarse como cualquier otro derecho.

 Para que surtiera efectos contra terceros una transmisión de derechos, se estableció como requisito el registro ante el Departamento de la Propiedad Industrial (artículo 6).

 Imponía al nuevo propietario la obligación de hacer una anotación en la marca que indicara que el antiguo propietario había desaparecido, ya que de lo contrario el adquirente no podrá ejercitar acción penal en caso de falsificación o uso no autorizado de la marca (Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, 1928: 11).

De acuerdo al artículo 123, esta ley comenzó a regir en nuestro país el 1 de enero de 1929, y muestra que el Estado se ha visto en la necesidad de incorporar disposiciones relativas a la transferencia de tecnología o conocimiento, ya que las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales son figuras jurídicas que se encuentran en el ámbito de protección de la propiedad industrial.

3.2.2.6 Ley de Patentes de Invención de 1928

La Ley de Patentes de Invención del 27 de julio de 1928 estableció que todo aquel que hubiera hecho una invención podría tener el derecho exclusivo de explotarla por sí o por terceros, y que dicho derecho era conferido al obtener la patente correspondiente.

Desde su primer artículo, esta ley establecía la posibilidad de transferir a terceros la invención a través de licencias de uso. Esto se corrobora en el artículo 61, el cual señalaba que los derechos conferidos por una patente podrían transmitirse, todos o en parte, por cualquiera de los medios establecidos por la legislación respecto a cualquier derecho; pero ningún acto de cesión o cualquier otro que envolviera modificación de aquellos derechos, podría perjudicar a tercero si no se había registrado en el Departamento de la Propiedad Industrial (Ley de Patentes de Invención 1928: 15).

Esta ley distingue entre patentes y patentes de perfeccionamiento, y establece una vigencia de 20 años para las primeras, pero supedita la vigencia de las segundas a la vigencia de la patente principal de donde surge.

Los modelos y dibujos industriales eran considerados patentes con una vigencia de 10 o 7 años.

Cabe destacar que del amparo administrativo directo 1098/33 surge una tesis, la cual estableció que al ser expedida la ley de 1928, la patente otorgada conforme a la ley de 1903 conserva las mismas características o condiciones con que fue otorgada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127, pero quedando sujeta en todo lo demás a las disposiciones de la ley de 1928; y es de destacarse que conforme a la ley de 1903, al ser expedidas las patentes de invención no eran objeto de examen de novedad, sino que este se practicaba a posteriori y sin garantía de la novedad. Sin embargo, la ley de 1928 vino a modificar ese sistema, estableciendo en su artículo 15 un examen previo de novedad, cuyo resultado no es de efectos absolutos, ya que el artículo 64 de la misma ley estatuye que el Departamento de la Propiedad Industrial hará –a pedimento de cualquiera persona o por mandato judicial– y con respecto a una patente expedida en México, un examen de su novedad absoluta, a fin de determinar si la invención que ampara no se encuentra en alguna de las condiciones previstas por el artículo 10, precepto que establecía los casos en los que se consideraba que una invención no tenía novedad o no la tenía en una fecha determinada (Cisneros, 1933).

3.2.2.7 Ley de la Propiedad Industrial de 1942

A diferencia de las leyes de 1928, la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre 194216 incorpora en un solo cuerpo normativo las disposiciones relativas a las patentes de invención y de mejoras, las de modelos y dibujos industriales, las marcas, los nombres y avisos comerciales, las indicaciones de procedencia y las designaciones o nombres de origen, así como la represión de la competencia desleal. En síntesis: regula la propiedad industrial.

Se suprimen las patentes de perfeccionamiento ligadas a una patente principal; en su lugar surgen las patentes de mejoras, que son independientes y autónomas (Otero y Ortiz, 2011: 154).

La vigencia de las patentes de invención y de mejoras era de 15 años; en cambio la vigencia de las patentes por modelo o dibujo industrial era de 10 años; en ambos casos, el cómputo se realizaba a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Estos plazos eran improrrogables, pudiendo reducirse a 12 y 7 años respectivamente, en virtud de la falta de explotación en el territorio nacional y sin causa justificada.

En materia de signos distintivos:

 La vigencia se reduce de 20 a 10 años a partir de la fecha y hora de la presentación de la solicitud, renovables por periodos de 10 años sucesivos.

 Se estableció como impedimento para el otorgamiento de un registro marcario las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando la marca se solicitara para aplicarse a artículos que el solicitante fabricara solamente en México, o en cualquier otro país de habla española. De acuerdo con Otero y Ortiz (2011: 155), se legisló de esta forma para salvaguardar la industria nacional y evitar la confusión entre los consumidores sobre la procedencia de tales bienes.

En sus artículos 3, 7 y 72, la Ley de Propiedad Industrial de 1942 regula la posibilidad de que el inventor o su causahabiente exploten la invención por sí o por terceros a través de licencias de uso; en materia de marcas, la posibilidad de su transmisión se encuentra prevista en los artículos del 172 a l 183.

Por lo que en esta normativa, las marcas mantenían un procedimiento más elaborado, estableciendo las instancias a seguir para consolidar la transmisión de los derechos, por lo cual se pone el fragmento de la ley que reguló los derechos de transmisión.

Pérez (2006: 4) señala que las leyes de 1832, 1890, 1903 y 1928 responden a la concepción privatista tradicional sobre las invenciones protegidas por patentes como un derecho de propiedad, estudiado y analizado como un componente de los derechos reales; sin embargo, incorporan la función del estímulo a la industria y al desarrollo económico que siempre ha sustentado al sistema de protección de las invenciones mediante el otorgamiento del derecho de exclusiva.

3.2.2.8 Ley de Invenciones y Marcas de 1976

Siguiendo con la tendencia de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, esta ley regula aspectos relativos a signos distintivos e invenciones. Las novedades en esta ley respecto a los signos distintivos fueron:

 Se incorporó por primera vez lo relativo a las marcas de servicios.

 Se redujo la vigencia del registro marcario de 10 a 5 años, y su renovación por el mismo plazo.

 Se estableció la obligación de realizar un uso efectivo de la marca.

 Aparece el concepto de marca vinculada, así como el de cancelación de oficio.

 Surge una nueva causal de pérdida del derecho sobre la marca, consistente en la dilución de los vocablos de los que se constituye el signo distintivo (Ley de Invenciones y Marcas, 1976: 8-9, 11-14).

En materia de invenciones, algunos de los aspectos a destacar de esta ley son:

 Se regularon las patentes de invención y de mejoras, y su derecho exclusivo se amparó a través de certificados de invención o títulos de patente, según correspondiera.

 La vigencia de las patentes era de 10 años improrrogables a partir de la expedición del título.

 A partir de la expedición de esta ley, los dibujos y modelos industriales dejan de tener protección mediante la figura de patente; por otra parte, fueron protegidos a través de un registro cuya vigencia era de 5 años improrrogables a partir de la fecha de registro.

 Se estableció la licencia por causa de utilidad pública (Ley de Invenciones y Marcas, 1976: 3-7).

En materia de transferencia, esta ley preveía que el titular de la patente podría conceder licencia para su explotación mediante algún convenio celebrado legalmente; también define el concepto de explotación, que habría de entenderse como la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuada directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciatarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio; exluyendo de este concepto a la importación de productos amparados por una patente o del producto fabricado con el procedimiento patentado.

En cuanto a los aspectos más relevantes en relación con este tipo de transferencia de conocimiento, es de destacarse que se estableció en esta ley que las licencias de explotación debían ser aprobadas y registradas por la Secretaría de Industria y Comercio en los términos de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (Ley de Invenciones y Marcas, 1976: 4).

3.2.2.9 Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas

Esta normativa fue expedida el 11 de enero de 1982, durante la presidencia de José López Portillo. Es la primera en que se aborda de una manera más detallada la transferencia de la tecnología; el objeto de esta ley era el control y orientación de la transferencia tecnológica, así como el fomento de fuentes propias de tecnología.

Señalaba que todos los convenios, contratos y demás actos que constaran en documentos debían ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, cuando fueran relativos a la concesión del uso o autorización de explotación de marcas, de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención, concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales, la cesión de marcas o patentes, la concesión o autorización de uso de nombres comerciales, la transmisión de conocimientos técnicos, la transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades; la asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se preste, la provisión de ingeniería básica o de detalle, servicios de operación o administración de empresas, servicios de asesoría, consultoría y supervisión, cuando se prestaran por personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio, la concesión de derechos de autor que implicaran explotación industrial y los programas de computación (Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia…, 1976: 1).

Esto era de suma importancia, ya que para que los titulares de estos derechos de propiedad intelectual pudieran gozar de los beneficios, estímulos, ayudas o facilidades previstos en los planes y programas del gobierno federal se requería la presentación de la constancia del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

El procedimiento del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología estaba a cargo de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Dicha instancia tenía como facultad fijar las políticas conforme a las cuales debía regularse o admitirse la transferencia tecnológica en la República mexicana, teniendo como criterios: “Orientar adecuadamente la selección tecnológica, propiciar la adquisición de tecnología innovadora, con el fin de garantizar que la transferencia tecnológica en México se consolide” (Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia…, 1976: 2).

La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial debía resolver sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Además garantizaba que el personal oficial que interviniera en los diversos trámites relativos al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología estaba legalmente obligado a guardar absoluta reserva respecto de la información tecnológica sobre los procesos o productos que sean objeto de los actos, convenios y contratos que debían registrarse (Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia…, 1976: 3).

3.2.2.10 La Ley del Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de 1991

Esta ley se publicó y entró en vigor en junio de 1991. Regulaba los siguientes aspectos:

En materia de invenciones

 El periodo de vigencia de las patentes era de 20 años improrrogables (aunque contenía algunas excepciones), pero contados a partir de la presentación de la solicitud y no a partir de la expedición del título como lo regulaba la ley de 1976.

 Algo sumamente relevante de esta ley es que incluía la protección de las patentes a las variedades vegetales.

En cuanto al trámite

 Se establecía la obligación de realizar la publicación de un extracto de la solicitud de patente (dentro de los 18 meses posteriores a la presentación de la solicitud.

 Se marcaba por primera vez la figura de “rehabilitación de la patente”, que procedía cuando ésta caducaba por falta de pago.

 Desaparece el “certificado de invención”.

 Se incorpora la figura de “Modelos de utilidad”, cuya vigencia era de 10 años improrrogables.

 Los diseños industriales tenían una vigencia de 15 años improrrogables.

 Para el caso de patentes relacionadas con la energía nuclear, se requería la opinión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 1991: 11).

 Se incorporan los secretos industriales a la legislación (Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 1991: 16-18).

En materia de signos distintivos, esta ley reguló

 La vigencia de las marcas era de 10 años.

 Se incorporó la posibilidad de registrar marcas tridimensionales.

 Se incorporaron las marcas colectivas.

 Se previó la figura de marca notoria en cualquier clase de productos o servicios.

 Al solicitarse la renovación de un registro marcario se simplificaba el acreditamiento del uso efectivo de la marca.

 Por primera ocasión se incorpora el concepto de franquicia.

 Se incorpora el concepto de marcas o registros ligados (Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 1991: 20, 22-25, 29-30 y 38).

Es importante señalar que el artículo 7 hace referencia por primera vez al IMPI como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio (Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 1991: 3).

La Ley del Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual estableció que los derechos de una patente o registro podían transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establecía la legislación común, y que a fin de que la transmisión de derechos pudiera producir efectos en perjuicio de terceros, debía inscribirse en la Secretaría (Ley del Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, 1991: 8 y 15).

Esta normativa contempla a las marcas, avisos y nombres comerciales, al señalar asimismo que el titular de una podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia debía ser inscrita en la Secretaría para que pudiera producir efectos en perjuicio de terceros (Ley del Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, 1991: 29 y 30).

Esta ley reguló lo relativo a la transmisión del derecho a usar una denominación de origen en los términos de la legislación común; esta surtiría efectos a partir del registro hecho en la Secretaría, siempre y cuando el nuevo usuario cumpliera con las condiciones y requisitos establecidos en la propia ley para obtener el derecho a usar la denominación de origen (Ley del Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, 1991: 36).

3.2.2.11 Reforma a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de 1994

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual sufrió diversas modificaciones; hubo reformas, adiciones y se derogaron varias disposiciones por medio de decreto del 29 de julio de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

A través del decreto antes mencionado se cambia el nombre de la ley a “Ley de la Propiedad Industrial”; entre las reformas y adiciones, destacan las realizadas en materia de patentes, variedades vegetales y marcas.

Patentes

 Se elimina la posibilidad de prorrogar la vigencia de las patentes de producto y procesos de obtención de farmoquímicos y farmacéuticos.

 Se incorpora el concepto de “nulidad parcial de reivindicaciones”.

Variedades vegetales

 Resulta sumamente relevante lo dispuesto en el artículo quinto transitorio, el cual estableció que hasta en tanto se expidiera la ley que cumpliera con las disposiciones sustantivas del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1978, o en su caso con las de la Convención internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas de 1991, el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial recibiría las solicitudes de los obtentores de vegetales para variedades en todos los géneros y especies vegetales a que se refiere la fracción quinta del artículo 16 reformado, que le fueran presentadas a partir de la entrada en vigor del decreto, y en su momento las remitiría a la autoridad competente para que ésta continuara con el trámite (Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, 1994: 15).

Marcas

 Se precisa que la notoriedad de la marca radica en el conocimiento que tenga de ésta un sector de la población.

 Se establecen determinadas causas que se consideran justificadas para evitar la caducidad del registro.

 Desaparece la posibilidad de utilizar la leyenda “marc. reg.”.

 Se cambia el criterio de establecer la cobertura para toda la clase de productos o servicios, debiendo precisarse de manera particular aquellos que se pretendan proteger (Otero Muñoz et al., 2011: 162-163). Lo anterior quedó previsto en el artículo cuarto transitorio (Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, 1994: 15).

Es importante destacar la facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial prevista en la fracción I del artículo 6 de esa ley relativa a la coordinación y vinculación que debe realizar con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, instituciones públicas y privadas que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, de transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos (Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, 1994: 1).

La Ley de la Propiedad Industrial estableció que los derechos de una patente o registro, o de aquellos que derivaran de una solicitud en trámite, podían gravarse o transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establecía la legislación común, y que a efecto de que la transmisión de derechos o gravamen pudiera producir efectos en perjuicio de terceros, debía inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Lo anterior también era aplicable para solicitudes de registros de marcas o marcas registradas, avisos comerciales y nombres comerciales (Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, 1994: 5 y 9).

En lo tocante a marcas, avisos y nombres comerciales registrados o publicados o solicitudes en trámite, esta ley también señala que el titular de una podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplicará dicha marca, aviso o nombre comercial. La licencia debía ser inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, 1994: 9).