Kitabı oku: «Der Lizenzvertrag», sayfa 23

VI. Weitere Rechte des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz
1. Übertragung von Rechten durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz

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Bei der Übertragung der ausschließlichen Lizenz durch den Lizenznehmer ist zwischen der Veräußerung der Lizenz und der Erteilung von Unterlizenzen zu unterscheiden, obwohl diese Unterscheidung häufig nicht genau genug durchgeführt wird. Eine Veräußerung liegt jedoch nur vor, wenn an die Stelle des bisherigen Inhabers der ausschließlichen Lizenz ein anderer tritt. Der bisherige Lizenznehmer scheidet damit aus dem Rechtsverhältnis mit dem Lizenzgeber aus. Anders ist es bei der Erteilung einer Unterlizenz. Hier bleibt das Rechtsverhältnis zwischen dem Lizenzgeber und dem Inhaber der ausschließlichen Lizenz bestehen. Der Hauptlizenznehmer räumt lediglich einem Dritten Rechte an seinem Recht ein. Der Dritte steht dabei in keinen direkten vertraglichen Beziehungen zum Lizenzgeber. Die Unterlizenz lässt sich am besten mit der Unterpacht vergleichen.23

Häufig ist von der Veräußerung einer ausschließlichen Lizenz die Rede. In Wirklichkeit handelt es sich aber um die Erteilung einer Unterlizenz. Die Veräußerung der ausschließlichen Lizenz ist selten. Der Satz „Die ausschließliche Lizenz ist frei übertragbar“ bezieht sich daher meist auf die Erteilung von Unterlizenzen. Ist dies nicht der Fall, so ist er unzutreffend. Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz ist sowohl Berechtigter als auch Verpflichteter. Es ist nicht einzusehen, warum sich der Lizenznehmer durch Vertrag mit einem Dritten seiner Verpflichtung sollte entziehen können, ohne dass der Lizenzgeber hierauf irgendeinen Einfluss ausüben könnte. Wenn schon nach den Vorschriften des BGB für obligatorische Rechte vorgesehen ist, dass die Schuldübernahme durch einen Dritten der Genehmigung durch den Gläubiger bedarf,24 muss dies zumindest auch für die hier vorliegende ausschließliche Patentlizenz gelten, die ein dingliches Recht darstellt.25 Aber auch soweit die Stellung des Lizenznehmers als Berechtigter in Betracht kommt, bestehen gegen die Übertragung dieser Rechtsposition auf Dritte erhebliche Bedenken. Nach § 399 BGB kann eine Forderung nicht abgetreten werden, wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann. Für die Pacht und auch für die Lizenz wurde im Urteil des Reichsgerichts vom 26.10.1931 die Unübertragbarkeit ausgesprochen.26 Es wäre auch unbillig, die Übertragbarkeit der Lizenz zu bejahen, denn in aller Regel kann es dem Lizenzgeber nicht gleichgültig sein, wer sein Vertragspartner ist.

Jeder Lizenzvertrag beruht vor allem auch aufgrund des damit verbundenen Risikos auf dem besonderen Vertrauen der Vertragsparteien. Insbesondere bei ausschließlichen Lizenzen, bei denen dem Schutzrechtsinhaber für den lizenzierten Bereich u.U. nur noch eine formale Rechtsposition verbleibt,27 ist in der Regel die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des ausschließlichen Lizenznehmers von ausschlaggebender Bedeutung. Hier sei nur beispielhaft auf Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebühr, die Qualität der aufgrund der Lizenz hergestellten Erzeugnisse, die Ausführungspflicht und zahlreiche andere Pflichten des Lizenznehmers verwiesen. Aufgrund dieses persönlichen Vertrauensverhältnisses wird man daher über die Vorschriften der §§ 399, 415 BGB regelmäßig davon ausgehen können, dass auch ohne ausdrückliche Vereinbarung im Vertrag eine Veräußerung der ausschließlichen Lizenz ausgeschlossen ist.28

2. Die Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Patentlizenz

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Das Recht, Unterlizenzen zu erteilen, wird dem Inhaber einer ausschließlichen Patentlizenz durch die Rechtsprechung in der Regel zuerkannt, soweit nicht der Sonderfall einer ausschließlichen Betriebslizenz vorliegt29 oder dieses Recht vertraglich ausgeschlossen ist. Auch in der Literatur wird diese Auffassung vielfach vertreten.30 Verschiedentlich werden jedoch im Schrifttum Bedenken geäußert.31

Gegen das Recht zur Erteilung von Unterlizenzen bestehen jedoch erhebliche Bedenken. Zwar bleiben die Ansprüche des Lizenzgebers gegen den Lizenznehmer und das ursprüngliche Vertragsverhältnis bestehen. Dennoch kann sowohl das aus dem Vertrag sich ergebende Vertrauensverhältnis der Parteien als auch z.B. ein gesellschaftsähnlicher Einschlag der getroffenen Vereinbarungen einer weiteren Lizenzierung entgegenstehen, selbst wenn in dem Vertrag keine detaillierten Bestimmungen hierüber getroffen worden sind.32 Dies gilt umso mehr, wenn eine Unterlizenzierung je nach geplantem Lizenzvertrag die Konsequenz haben kann, dass entweder alle oder ein Großteil der Rechte und Pflichten dem Lizenzgeber gegenüber aus dem ursprünglichen Lizenzvertrag auf einen Dritten übergeleitet würden. Dem Lizenzgeber kann es jedoch auch dann keineswegs gleichgültig sein, wer den Lizenzgegenstand herstellt und vertreibt, selbst wenn seine Ansprüche gegen den ursprünglichen Lizenznehmer formal bestehen bleiben.

Grundsätzlich kann das sich hier ergebende Problem in brauchbarer Weise nach den Bestimmungen des Pachtrechtes gelöst werden.33 Bei analoger Anwendung dieser Bestimmungen bedarf der Lizenznehmer zur Erteilung einer Unterlizenz der Zustimmung des Lizenzgebers. Schade widerspricht dieser Auffassung. Er sieht im Unterlizenznehmer einen Gehilfen des Lizenznehmers. Er lässt dabei aber wohl außer Betracht, dass bei der Lizenzvergabe das Vertrauen der Vertragspartner eine besonders große Rolle spielt und dass der Lizenzgeber ein berechtigtes Interesse daran hat zu erfahren, wer an der Lizenz partizipiert. Es erscheint im Ergebnis äußerst unbillig, dass z.B. der Lizenznehmer einem Konkurrenten des Lizenzgebers – selbst wenn die Konkurrenz nur hinsichtlich anderer Produkte besteht – Unterlizenz erteilt, wozu aber die Zulassung der Unterlizenzvergabe durchaus führen könnte.34

Lässt der Hauptlizenznehmer Teile des gesamten Lizenzgegenstandes von Unterlieferanten fertigen, so ist dies ohne weiteres möglich, soweit es sich um neutrale Teile handelt, bei deren Herstellung weder Geheimnisse noch Erfahrungen des Lizenzgebers verwendet werden. Vergibt der Lizenznehmer dagegen die Fertigung von Teilen, die unter den Patentschutz fallen oder zu deren Herstellung Geheimnisse oder Erfahrungen des Lizenzgebers verwendet werden müssen, so ist dies nur möglich, soweit die Erteilung einer Unterlizenz zulässig ist, denn schon in der Erlaubnis zur Herstellung dieser Teile liegt die Erteilung einer Unterlizenz, weil deren Herstellung eine schutzrechtsverletzende Handlung ist.35

Auch die Weitergabe von Werkstattzeichnungen – zusammen mit den üblicherweise zugehörigen Unterlagen wie Stücklisten, Materialangaben, Bezugsquellen, Detailzeichnungen usw. – ist als eine vollständige und exakte technisch-geistige Verkörperung des patentierten Gegenstandes eine schutzrechtsverletzende Handlung.36

Schaltet der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz zum Vertrieb der aufgrund der Lizenz hergestellten Waren einen Dritten ein, so kann dies – je nach Ausgestaltung des Vertrages – entweder durch Erteilung einer Unterlizenz oder durch bloßen Vertragshändlervertrag geschehen.37

Aus dem Vergleich mit der Untermiete und Unterpacht lässt sich auch ableiten, welchen Umfang die Unterlizenz haben kann. Es braucht sich bei der Unterlizenz nicht lediglich um die Einräumung von Teilen des Rechtes des Inhabers der ausschließlichen Lizenz zu handeln, wie z.B. Schumann38 annimmt, der die Auffassung vertritt, die Unterlizenz könne nur als einfache Lizenz erteilt werden. Der Hauptlizenznehmer kann auch ausschließliche Lizenzen in dem Umfang, den seine eigene hat, als Unterlizenzen erteilen.39 Hat der Hauptlizenznehmer eine nach Zeit, Gebiet oder Nutzungsart beschränkte ausschließliche Lizenz eingeräumt bekommen, ist eine Unterlizenzvergabe ohne weitere Zustimmung des Lizenzgebers ausgeschlossen.40 Der Hauptlizenznehmer haftet für Verschulden des Unterlizenznehmers.41

Das Bestehen einer vom Lizenznehmer eingeräumten Unterlizenz ist in der Regel von dem Bestehen der Hauptlizenz abhängig, so dass ein Erlöschen der ausschließlichen Lizenz auch ein Erlöschen der Unterlizenz zur Folge hat.42

3. Übertragung von Rechten und Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz, wenn der Lizenz keine Schutzrechte zugrunde liegen

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Die für die Patentlizenz gemachten Ausführungen gelten auch für Verträge, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen. Bei derartigen Verträgen ist die Bindung zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer aufgrund des unerlässlichen Vertrauensverhältnisses meist noch enger. Da keine Schutzrechte bestehen, ist der Lizenzgeber darauf angewiesen, dass der Lizenznehmer die ihm anvertrauten Geheimnisse wahrt. Es kann ihm daher erst recht nicht gleichgültig sein, wer weitere Rechte eingeräumt erhält.43

4. Vererbung der ausschließlichen Lizenz

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Auch wenn der Lizenzgeber keiner Firma, sondern einer Person44 die Lizenz erteilt, gelten die obigen Ausführungen. Stirbt der Lizenznehmer, so treten bei Anwendung pachtrechtlicher Grundsätze seine Erben in seine Stellung ein.45 Der Erbe des Lizenznehmers hat dann ein Kündigungsrecht, nicht jedoch der Lizenzgeber. Die Kündigung kann nur mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres erfolgen. Die Kündigung kann nur für den ersten Termin erfolgen, für den sie zulässig ist.46

Der Umstand, dass in der Checkliste (Anhang I) unter D. 28 vorgesehen ist, dass die Lizenz grundsätzlich übertragbar sein könnte, besagt noch nichts über die Vererblichkeit. Lüdecke will bei dem Verbot der Übertragbarkeit für den Fall des Todes des Lizenznehmers dem Lizenzgeber ein außerordentliches Kündigungsrecht geben.47 Es ist jedoch zweifelhaft, ob man so weit gehen kann. Will man sicher sein, so empfiehlt es sich, das Kündigungsrecht ausdrücklich vorzusehen.

Man könnte entgegenhalten, dass gegen eine Vererbung der ausschließlichen Lizenz dieselben Gründe wie gegen eine Veräußerung sprechen. Dies scheint uns jedoch nicht zwingend. Die Erben treten voll in die Rechtsposition des Erblassers ein. Sie übernehmen in der Regel seine Produktionsmittel, seinen Vertrieb usw., so dass schon hierdurch die Gewähr gegeben ist, dass die Lizenz in gleicher Weise weiter ausgenutzt wird wie bisher. Träten die Erben nicht in den Lizenzvertrag ein, so würde dies in der Regel zur Vernichtung wirtschaftlicher Werte führen, weil die Produktionsanlagen des Erblassers nicht mehr für die bisherigen Zwecke benutzt werden könnten. Erfüllt der Erbe seine Verpflichtungen aus dem Lizenzvertrag nicht, so besteht die Möglichkeit, aus wichtigem Grund zu kündigen.

5. Gesellschafterwechsel beim Lizenznehmer

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Ist das Vertragsverhältnis mit einer Gesellschaft geschlossen, so wird es durch einen Wechsel der Gesellschafter nicht berührt, es sei denn, dass der Lizenzvertrag in dieser Hinsicht einen besonderen Vorbehalt enthält. Ist Vertragspartner eine Einzelfirma, so gehen bei Veräußerung der Firma die Rechte und Pflichten aus dem Lizenzvertrag nach §§ 581 Abs. 2 i.V.m. 553 BGB nicht auf den Erwerber über,48 weil Berechtigter und Verpflichteter der ursprüngliche Firmeninhaber ist.

6. Übertragbarkeit der persönlichen Lizenz, Betriebslizenz49

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Die persönliche Lizenz ist, wie sich schon aus der Bezeichnung ergibt, unmittelbar an die Person des Lizenznehmers entsprechend dem Willen der Vertragsparteien gebunden.50 Diese Personenbezogenheit hat die Konsequenz, dass sie grundsätzlich unübertragbar und unvererblich ist.51

Auch bei der Betriebslizenz wird man regelmäßig annehmen müssen, dass sie nur unübertragbar erteilt werden sollte.52 Bei der Betriebslizenz steht allerdings weniger die Person des Vertragspartners im Vordergrund. Hier ist entscheidend, dass die Produktion gerade in einer bestimmten Produktionsstätte vorgenommen wird, wobei dieser Begriff genau zu definieren ist.53 Wenn auch bei einer solchen Betriebslizenz eine gesonderte Übertragbarkeit verneint wird, wird es regelmäßig zulässig sein, die Übertragung zusammen mit dem Betrieb bzw. einem selbstständigen Betriebsteil vorzunehmen.

Ob hierbei unter Veräußerung des Betriebes die Übertragung der gesamten Firma zu verstehen ist oder ob es genügt, wenn die Anlage oder die Produktionsmittel, mit denen der Lizenzgegenstand bisher hergestellt wurde, übertragen werden, ist in der Literatur nicht geklärt. Ist Ersteres gemeint, so bietet die Betriebslizenz keine Besonderheit, soweit die Firma eine Gesellschaft ist, weil der Wechsel der Gesellschafter, wie oben bereits ausgeführt, keinen Einfluss auf die Lizenz hat.

Handelt es sich dagegen um eine Einzelfirma, so liegt der Unterschied zu einer gewöhnlichen Lizenz darin, dass bei Veräußerung der gesamten Firma die Lizenz in jedem Fall mitübertragen werden kann.

Kommt es dagegen bloß auf bestimmte Anlagen oder Einrichtungen an, so wäre es nicht ausschlaggebend, ob die Firma als solche übertragen wird oder nicht, sondern es käme lediglich auf die Übertragung der Anlage an, die die Vertragspartner in Betracht zogen. Die Abgrenzung wird allerdings im Einzelnen oftmals Schwierigkeiten bereiten. In seiner Entscheidung vom 16.11.192954 hat das Reichsgericht ausgesprochen, dass in der Einstellung einer Produktion und der Übertragung der Lizenz auf einen anderen Betrieb keine Übertragung des Betriebs gesehen werden könne. Es spricht weiter aus, dass die Betriebslizenz durch die Übertragung nicht wesentlich verändert werden dürfe. Dies könne schon der Fall sein, wenn sie beim Verkauf der dazugehörigen Anlagen mit diesen in ein völlig anderes Wirtschaftsgebiet verpflanzt würde. Soll die Betriebslizenz in der zuletzt erwähnten Weise gelten, so sollte dies besonders zum Ausdruck gebracht werden.

23 Vgl. §§ 581 Abs. 2 i.V.m. 540 BGB. Siehe zur Übertragung von Prioritätsrechten Boelens, GRUR Int. 2019, 550 ff. 24 Vgl. §§ 415, 399 BGB. 25 Vgl. z.B. Benkard, PatG, Rn. 92 zu § 15; Isay, Anm. 20 zu § 6; Lutter, S. 169; Pietzcker, Anm. 23 zu § 6; Reimer, PatG, Anm. 86 zu § 9. 26 RG, 26.10.1931, RGZ 134, 91; für die Miete vgl. Staudinger, Anm. 43 zu § 549 und Anm. 200 zu § 1922. 27 Vgl. Rn. 36 f. 28 Vgl. BGH, 26.9.1958, GRUR 1959, 147, wobei die Auffassung des BGH allerdings etwas einschränkender ist; vgl. auch Benkard, PatG, Rn. 103 zu § 15. 29 Vgl. RG, 1.11.1933, RGZ 142, 168 = GRUR 1934, 36 = MuW 1934, 110 = Bl. 1934, 29 = Mitt. 1933, 309 = JW 1934, 361 Nr. 16; RG, 6.3.1935, GRUR 1935, 730, für ein Verfahrenspatent; RG, 5.5.1911, RGZ 76, 235; RG, 4.12.1935, GRUR 1936, 791 = MuW 1936, 119. OLG München, 21.11.2013, ZUM 2014, 420 ff. 30 Vgl. Schumann, GRUR 1932, 539, der allerdings nur die Einräumung von einfachen Unterlizenzen zulassen will; Lüdecke/Fischer, S. 431; Rasch, S. 100 ff.; Schade, S. 70; siehe auch Henn, Rn. 153 m.w.N., und Rn. 154 ff. m.w.N., vor allem zum ausländischen Recht; Hilty, S. 68 f. m.w.N., zum Recht der Schweiz. 31 Vgl. Bartenbach, Rn. 102; Reimer, PatG, Anm. 89 zu § 9; Tetzner, Anm. 52 zu § 9. 32 Vgl. Bartenbach, Rn. 102; Reimer, PatG, Anm. 89 zu § 9; Tetzner, Anm. 52 zu § 9. 33 Vgl. §§ 581 Abs. 2 und 596 Abs. 1 i.V.m. § 540 BGB. 34 Schade, S. 70. 35 A.A. Rasch, S. 102; siehe auch Henn, Rn. 167 f. 36 Vgl. dazu Tetzner, GRUR 1980, 883. 37 Zum Begriff des Vertragshändlers vgl. Stumpf/Jaletzke/Schultze, Der Vertragshändler-Vertrag, insb. Rn. 1 ff. 38 GRUR 1932, 539. 39 Vgl. RG, 26.9.1936, GRUR 1937, 628; RG, 4.12.1935, GRUR 1936, 791 = MuW 1936, 119; vgl. auch Benkard, PatG, Rn. 98,104, 106 zu § 15. 40 Vgl. BGH, 10.7.1986, GRUR 1987, 37, 39, und Benkard, PatG, Rn. 104 zu § 15. 41 §§ 581 Abs. 2 i.V.m. 549 Abs. 2 BGB a.F. = §§ 581 Abs. 2 i.V.m. 553 BGB. 42 Vgl. dazu ausführlich Reimer, PatG, Rn. 91 ff. zu § 9 m.w.N.; zu einer denkbaren Ausnahme vgl. RG, 1.11.1933, RGZ 142, 168. Probleme können sich dabei im Übrigen vor allem bei der vorzeitigen Beendigung des Hauptlizenzvertrages ergeben. 43 Vgl. dazu näher Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 73 ff. 44 Zu unterscheiden von der persönlichen Lizenz, vgl. hierzu Rn. 40. 45 Vgl. §§ 581 Abs. 2, 594d, 563, 580 BGB; siehe auch Henn, Rn. 236 f. 46 §§ 594d i.V.m. 580 BGB; siehe zu Einzelheiten der Berechnung der Frist nur Palandt/Weidenkaff, § 594d Anm. 3. 47 Lüdecke/Fischer, S. 73. 48 Vgl. Würdinger, Anm. 9 zu § 22, der § 549 BGB a.F. (§§ 540, 553 BGB n.F.) analog anwendet. 49 Zum Begriff vgl. Rn. 41. 50 Vgl. oben Rn. 40. 51 Klauer/Möhring, PatG, Rn. 52 zu § 9. 52 Vgl. z.B. Benkard, PatG, Rn. 70 zu § 15; Klauer/Möhring, PatG, Rn. 52 zu § 9; Henn, Rn. 170 ff. m.w.N. 53 Vgl. oben Rn. 41. 54 RG, 16.11.1929, GRUR 1930, 174; Benkard, PatG, Rn. 70 zu § 15.

VII. Beispiele für die Verwertung von Rechten
1. Beispiele für Nutzungsrechte in Lizenzverträgen

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Zunächst werden noch zwei Übersichten zu Nutzungsrechten gezeigt, um für die Vorbereitung und Durchführung von Verhandlungen eine bessere Darstellung der Möglichkeiten zu haben. Die jeweilige Matrix bietet auch eine Hilfe bei Verhandlungen zu F+E-Verträgen:

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Wie könnte ein Lizenzprogramm am Beispiel einer Technologie, die als Basis eine sehr allgemein gehaltene und damit breit angelegte Erfindung und Softwareurheberrechte und Know-how hat, aussehen?

Möglichkeit 1

Nur eine ausschließliche Lizenz an einen Lizenznehmer.

Vorteile:

 – Lizenzgeber hat nur einen Lizenznehmer, der ihm die komplette Arbeit bezüglich Herstellung, Vertrieb, Markterschließung, Marketing etc. abnimmt.

 – Höhere Einnahmen möglich.

Nachteile:

 – Lizenznehmer hat keine Konkurrenten.

 – Lizenzgeber hat nur einen Lizenznehmer. Lizenzgeber ist von einem Partner komplett abhängig. Es bedarf differenzierter Überlegungen bezüglich Unterlizenzierbarkeit, Übertragbarkeit, Geldflüssen, Vertragsdauer, Kündigung.

 – Lizenznehmer muss mehr Geld zahlen als bei Alleinlizenzierung, ausschließlicher Lizenz auf dem örtlichen und/oder sachlichen Anwendungsgebiet, nichtausschließlicher Lizenz.

Möglichkeit 2

Alleinlizenz: Neben Lizenznehmer (ausschließliche Lizenz) hat auch Lizenzgeber zu definierende Nutzungsrechte.

Vorteile:

 – Lizenzgeber kann neben Lizenznehmer bestimmte Nutzungsrechte ausüben (= reduzierte Abhängigkeit).

 – Lizenznehmer bekommt aufgrund der Nutzung des Lizenzvertrages auch Verbesserungen/Weiterentwicklungen (soweit vertraglich vereinbart) eher, da auch Lizenzgeber Praxiserfahrung und Technologie sammelt; geringe Lizenzgebühren.

Nachteile:

 – Lizenzgeber bekommt geringere Lizenzgebühren.

 – Lizenznehmer hat Konkurrenz.

Möglichkeit 3

Mehrere ausschließliche und/oder alleinige Lizenzen mit verschiedenen sachlichen Anwendungsgebieten und/oder örtlichen Vertragsgebieten.

Vorteile:

 – Lizenzgeber verteilt Risiko und erhält höhere Lizenzgebühren.

 – jeder Lizenznehmer hat trotz Trennung nach sachlichen und/oder örtlichen Vertragsgebieten exklusive Marktpositionen.

Nachteile:

 – Lizenzgeber muss mehrere Lizenznehmer kontrollieren.

 – Lizenznehmer hat begrenzte ausschließliche Nutzung.

Möglichkeit 4

Beliebig viele nichtausschließliche Lizenzen mit/ohne Einschränkungen bezüglich sachlichem Anwendungsgebiet und/oder örtlichem Vertragsgebiet.

Vorteile:

 – Lizenzgeber hat sehr breite Risikostreuung und höhere Lizenzeinnahmen.

 – Lizenznehmer hat Nutzungsmöglichkeit und bezahlt moderate Lizenzgebühren.

Nachteile:

 – Lizenzgeber muss mehrere Lizenznehmer kontrollieren.

 – Lizenznehmer hat große Konkurrenz.

Möglichkeit 5

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MIX aus Möglichkeiten 1–4.