Kitabı oku: «Venture Capital Reinvented: Markt, Recht, Steuern»

Von der Forschung zum Venture:
Technologietransfer durch
öffentliche Forschungseinrichtungen
Martin Frey, Fürsprecher, LL.M., dipl. Steuerexperte, Partner bei Baker & McKenzie, Zürich
Dr. iur. Julia Schieber, Rechtsanwältin, Baker & McKenzie, Zürich
Martin Frey und Julia Schieber
Inhalt

1  Technologietransfer – eine Standortbestimmung Akteure des Technologietransfers Rechtlicher Rahmen Arten des Technologietransfers

2  Technologietransfer durch Ausgründungen Rechte an Forschungsergebnissen Beteiligung der Hochschule

3  Technologietransfer durch Forschungs- und Entwicklungskooperation und Lizensierung Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit Rechtliche Einordnung Immaterialgüterrechte Publikationen Lizensierung von Forschungsergebnissen Gegenstand der Lizenz Vergütung Exklusivität und wettbewerbsbeschränkende Klauseln Gewährleistungen und Haftung

4  Fazit

5  Literaturverzeichnis

Technologietransfer – eine Standortbestimmung

Eine allgemein anerkannte Definition des Technologietransfers existiert nicht. Die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) definiert Technologietransfer als

„the mechanism by which the accumulated knowledge developed by a spe­cific entity is transferred wholly or partially to another one to allow the receiver to benefit from such knowledge“.^[1]

Mit anderen Worten bezeichnet Technologietransfer demnach die Weitergabe und Verwertung von technologischem Wissen an bzw. durch einen Dritten. Bei diesem technologischen Wissen kann es sich sowohl um Immaterialgüterrechte (insbesondere Patente und Urheberrechte) als auch um Know-how handeln.

Eine Studie der Konjunkturforschungsstelle aus dem Jahr 2018 zeigt, dass die Relevanz des Technologietransfers für die Schweizer Wirtschaft im letzten Jahrzehnt erheblich zugenommen hat. Während im Jahr 2005 knapp die Hälfte der grossen Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten angaben, an Technologietransferaktivitäten beteiligt zu sein, erhöhte sich dieser Anteil bis zum Jahr 2018 auf über zwei Drittel. Dabei verzeichneten sowohl die Unternehmen des Hightech-Sektors (z.B. Chemie, Pharma, Elektrotechnik, Medizinaltechnik, Uhren und Fahrzeuge) als auch des Lowtech-Sektors (z.B. Nahrungsmittel/Genussmittel, Textil/Bekleidung, Kunststoffe, Metallherstellung und Metallerzeugnisse) eine Zunahme der Technologietransferaktivitäten.^[2]

Akteure des Technologietransfers

Technologietransfer findet in den unterschiedlichsten Szenarien statt, z.B. zwischen einer Forschungseinrichtung und einem Unternehmen, zwischen voneinander unabhängigen Unternehmen oder innerhalb einer Unternehmensgruppe.

Erfolgt der Technologietransfer durch eine öffentliche Forschungseinrichtung sind mehrere Akteure beteiligt: (i) die öffentliche Forschungseinrichtung; (ii) der Forscher, der die Forschungsergebnisse generiert hat, wobei hier Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, Doktoranden oder Studenten in Betracht kommen; (iii) die Technologietransferstelle der Forschungseinrichtung; sowie (iv) das Unternehmen, das von den Forschungsergebnissen profitieren möchte.

In der Schweiz erfolgt Technologietransfer insbesondere durch die Eidgenössischen Technischen Hochschulen und andere Forschungsinstitutionen des ETH-Bereichs (ETH Zürich, EPF Lausanne, PSI, WSL, Empa und Eawag), die kantonalen Fachhochschulen und die kantonalen Universitäten.^[3]

Auf Seiten der Hochschulen kommt den Technologietransferstellen eine zentrale Rolle zu, da diese den Technologietransfer für die Hochschule managen. Die Technologietransferstellen finden ihr Vorbild in den USA. Dort gründeten infolge des sog. Bayh-Dole Act^[4] viele Universitäten Technologietransferstellen mit dem Ziel, ihre Forschungsergebnisse effizienter zu verwerten.^[5] In der Schweiz haben heute die meisten Hochschulen eine Technologietransferstelle, z.B. ETH transfer, EPFL Technology Transfer Office oder Unitectra AG, die den Technologietransfer für die Universitäten Basel, Bern und Zürich managt.^[6] Organisiert sind die Technologietransferstellen in der Schweiz entweder als interne Verwaltungseinheit der Universität oder als Gesellschaft mit eigenständiger Rechtspersönlichkeit. So handelt es sich bei der ETH transfer um eine interne Stabstelle, die direkt der Schulleitung untersteht.^[7] Die Unitectra AG wiederum ist als nicht-gewinnorientierte Aktiengesellschaft organisiert, die zu hundert Prozent im Eigentum der Universitäten Basel, Bern und Zürich steht.

Die Aufgaben der Technologietransferstellen lassen sich grob in drei Bereiche unterteilen: (i) die Unterstützung der Hochschulangehörigen bei der Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit mit Dritten, insb. Industrie-Partnern, (ii) die Verwertung der Forschungsergebnisse, z.B. durch Lizenzverträge, und (iii) die Unterstützung von Ausgründungen aus der Hochschule.^[8]

Rechtlicher Rahmen

Den rechtlichen Rahmen für den Technologietransfer durch öffentliche Forschungseinrichtungen bilden zum einen die allgemeinen Gesetze, insbesondere die immaterialgüterrechtlichen Vorschriften, zum anderen finden die auf die jeweilige öffentliche Forschungseinrichtung anwendbaren spezifischen öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Bundes und der Kantone als leges speciales Anwendung.

Für den ETH-Bereich sind dies das ETH-Gesetz^[9], die Verordnung ETH-Bereich^[10] sowie die auf dieser Grundlage erlassenen Verordnungen des ETH-Rates und die Richtlinien und Weisungen der Schulleitung, beispielsweise die Immaterialgüterverordnung^[11], die Verwertungsrichtlinien^[12] oder die Spin-off-Richtlinien.^[13] Die Zweckbestimmungsklausel des Art. 2 ETH-Gesetz verpflichtet die Institutionen des ETH-Bereichs dabei neben der Forschung und Lehre ausdrücklich auch zur Verwertung von Forschungsergebnissen und damit zum Technologietransfer.^[14]

Für die kantonalen Universitäten und die kantonalen Fachhochschulen geben die jeweiligen kantonalen Universitäts- und Fachhochschulgesetze und die anwendbaren Ausführungsvorschriften den rechtlichen Rahmen vor.^[15]

Dabei enthalten alle bundesrechtlichen und kantonalen Vorschriften Mindestregelungen für den Bereich des Technologietransfers, insbesondere hinsichtlich der Fragen, wem das Eigentum an Forschungsergebnissen zustehen und wie die beteiligten Forscher an der Verwertung zu beteiligen sind.^[16]

Arten des Technologietransfers

Technologietransfer kann auf ganz unterschiedliche Arten erfolgen: durch Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtung und Industrie-Partner, durch Auslizensierung von Forschungsergebnissen an ein Unternehmen oder durch Ausgründungen. Daneben besteht eine ganze Reihe weiterer Arten des Technologie-Transfers, z.B. über Beraterverträge, Publikationen, Seminare und andere Arten des informellen Kontakts, die in der Praxis ebenfalls von erheblicher Bedeutung sind.^[17]

Technologietransfer durch Ausgründungen

In der Praxis nimmt die Bedeutung von Ausgründungen aus Hochschulen stark zu. Vorbild sind hier die USA, insb. die Stanford University, die mit Google das wohl bekannteste und erfolgreichste Spin-off für sich beanspruchen kann.^[18]

Für die Schweiz zeigen die von der ETH Zürich veröffentlichten Zahlen anschaulich die zunehmende praktische Bedeutung: Seit 1996 wurden 437 Spin-offs der ETH Zürich gegründet. Während in den Nullerjahren im Durchschnitt 15 Spin-offs im Jahr gegründet wurden, waren dies in den Zehnerjahren durchschnittlich bereits 24 pro Jahr.^[19] 2019 war ein besonders erfolgreiches Jahr für die ETH Zürich: Es wurden 30 neue Spin-offs gegründet und ca. 630 Millionen Schweizer Franken in ETH-Spin-offs investiert. Zudem erreichte die GetYourGuide AG als erste ETH-Ausgründung den Status eines sog. Unicorns.^[20] Dass die Hochschul-Ausgründungen auch im Praxisstresstest erfolgreich sind, zeigen die Zahlen von ETH Zürich und EPFL: 90% der Ausgründungen überleben die ersten fünf Jahre nach Gründung.^[21]

Der Begriff „Ausgründung“ (engl. spin-off) ist kein Terminus technicus und wird in der Praxis uneinheitlich verwendet.^[22] In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird die Ausgründung zum Teil definiert als „die Neugründung eines Unternehmens, das geistiges Eigentum oder Know-how einer Forschungseinrichtung unter Abschluss einer formalen Vereinbarung verwertet und von akademischen Mitarbeitern der Forschungseinrichtung durchgeführt wird“.^[23] Einigkeit besteht insofern als es sich gesellschaftsrechtlich um eine Neugründung handelt. Das Gründerteam wird in aller Regel bis zu diesem Zeitpunkt als einfache Gesellschaft i.S.v. Art. 530 ff. OR organisiert sein. Da das Fusionsgesetz die Umwandung einer einfachen Gesellschaft in eine Kapitalgesellschaft nicht vorsieht, kommt lediglich eine Neugründung in Betracht.

In der rechtlichen Beratung sind nicht nur die privatrechtlichen Vorschriften, insbesondere Gesellschaftsrecht, Immaterialgüterrecht und Arbeitsrecht, zu beachten, sondern auch die anwendbaren öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Zentrale rechtliche Herausforderungen sind dabei die Fragen, wem die Verwertungsrechte an den Forschungsergebnissen zustehen, wie mit potenziellen Interessenkonflikten umzugehen ist und die direkte Beteiligung von Hochschulen an Ausgründungen.

Rechte an Forschungsergebnissen

Motor für die rechtliche Entwicklung bezüglich Hochschulerfindungen in der Schweiz und in anderen Industrienationen, wie z.B. Deutschland und Japan, war das Inkrafttreten des sog. Bayh-Dole Act in den USA im Jahr 1980.^[24] Dieser sieht vor, dass die Hochschulen, Forschungsergebnisse, die unter Verwendung von Bundesmitteln entstanden sind, selbst verwerten dürfen – zuvor lag dieses Recht bei der U.S. Bundesregierung, die in der Regel nur einfache Lizenzen vergab, sodass sowohl den Universitäten als auch den Unternehmen der Anreiz fehlte, diese Hochschulerfindungen zu verwerten bzw. in diese Erfindungen zu investieren oder sie weiterzuentwickeln.^[25] Der Bayh-Dole Act beflügelte den Technologietransfer in den USA ungemein^[26] und bildet nach wie vor den rechtlichen Rahmen für Erwerbs- und Lizenzverträge zwischen Schweizer Unternehmen und in den USA ansässigen Forschungseinrichtungen und Universitäten.

In der Schweiz galt zunächst mangels spezifischer Rechtsgrundlage das immaterialgüterrechtliche Schöpferprinzip: Professoren oder sonstigen Angestellten der Hochschule, die im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit an der Universität eine Erfindung gemacht hatten, standen die Rechte an dieser Erfindung mangels spezialgesetzlicher Regelungen gemäss den allgemeinen patentrechtlichen Vorschriften zu;^[27] Art. 332 OR fand nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und vorherrschender Meinung in der Literatur keine Anwendung auf das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis zwischen Hochschule und Professor bzw. sonstigen Angestellten der Hochschule.^[28] In den 1990er Jahren wurden dann auf Bundes- und kantonaler Ebene spezifische Regelungen für das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis an Hochschulen eingeführt.^[29] Heute sehen die anwendbaren Hochschulgesetze vor, dass Erfindungen, die von Mitarbeitern in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit gemacht werden, im Eigentum der entsprechenden Hochschule stehen und von dieser verwertet werden dürfen, wobei der jeweilige Forscher angemessen am Verwertungsgewinn zu beteiligen ist (vgl. z.B. Art. 36 Abs. 1 und 3 ETH-Gesetz; §12 a Abs. 1 UniG ZH). Dies gilt in der Regel auch für andere Immaterialgüterrechte als Erfindungen mit Ausnahme von Urheberrechten. Für Urheberrechte bestehen Sonderregelungen, wobei die ausschliesslichen Verwertungsbefugnisse für Computerprogramme, die von Hochschulangehörigen im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit geschaffen werden, in der Regel ebenfalls bei der Hochschule liegen.^[30] Zu beachten ist, dass nur Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, in den personellen Anwendungsbereich dieser Regelungen fallen.^[31] Immaterialgüterrechte, die von anderen Personen, insb. Studenten, geschaffen werden, fallen den Hochschulen nur zu, wenn eine Abtretungsvereinbarung mit der Hochschule unterzeichnet wurde.

Ist geklärt, wem die Eigentums- bzw. Verwertungsrechte an den Forschungsergebnissen zustehen, stellt sich die Frage, wie die Rechte in das neu gegründete Spin-off eingebracht werden. Stehen die Forschungsergebnisse im Eigentum der Gründer, erfolgt diese Einbringung in der Regel im Rahmen einer Sacheinlage.^[32]

Stehen die Forschungsergebnisse im Eigentum der Hochschule, kommen zwei Möglichkeiten für die Einbringung dieser Rechte in das Spin-off in Betracht: entweder eine Lizenzierung oder eine Übertragung der Rechte als Einlage mit oder ohne Ausgabe von Aktien. Die Hochschulen präferieren in aller Regel klar die Lizenzierung. Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen haben die Hochschulen bei einer Lizenzierung bessere Steuerungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass die Forschungsergebnisse – im Einklang mit dem gesetzlichen Auftrag der Hochschulen^[33] – der Gesellschaft möglichst breit zugutekommen. So können sie die Lizenz z.B. auf ein bestimmtes Feld beschränken und die Technologie in anderen Feldern an andere Lizenznehmer lizenzieren. Zudem kann die Hochschule die Lizenz mit Entwicklungs- und Kommerzialisierungsverpflichtungen (sog. „diligence obligations“) oder spezifischen Meilensteinen verknüpfen und Kündigungsrechte oder andere Sanktionsmechanismen für den Fall vorsehen, dass die „diligence obligations“ nicht erfüllt bzw. Meilensteine nicht erreicht werden. Zum anderen hat ein Spin-off häufig auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um eine Technologie zu erwerben. Hier bietet sich ebenfalls eine Lizenz an, da die Zahlungen über den kompletten Lebenszyklus des lizensierten Patents oder Produkts gestaffelt werden können, z.B. mit einer geringeren Vorauszahlung (sog. „upfront payment“) und weiteren Zahlungen beim Erreichen von Meilensteinen.^[34] Und schliesslich kann mit einer Lizenz und vertraglichen Kündigungsregelungen für den Fall des Konkurses auch der Konkurs-Gefahr besser begegnet werden.^[35] Die Gründer präferieren in der Regel – auch im Hinblick auf zukünftige Investoren oder einen potenziellen Exit – eine Eigentumsübertragung an den Forschungsergebnissen. Allerdings scheitert dies in der Regel an der Bereitschaft der Hochschule und/oder ausreichend liquiden Mitteln des Spin-offs. Gangbarer Weg ist daher in der Regel die Einräumung einer ausschliesslichen Lizenz.

Zudem kann es bei Ausgründungen aus Hochschulen auch zu Interessenkonflikten kommen. Interessenkonflikte können sich insbesondere dann ergeben, wenn sich ein Professor oder sonstiger Angestellter der Hochschule (direkt oder indirekt) mit privaten Mitteln an der Ausgründung beteiligt oder eine operative Rolle oder ein Verwaltungsratsmandat im Spin-off Unternehmen übernimmt. In solchen Situationen ist besonders darauf zu achten, dass Immaterialgüterrechte der Hochschule dem Spin-off Unternehmen nur im Rahmen einer vertraglichen Regelung mit angemessener Gegenleistung zur Verfügung gestellt werden (insb. auf Grundlage eines Lizenzvertrages) und öffentliche Gelder und andere Ressourcen (Infrastruktur, Materialien, Personal) nicht zweckentfremdet werden. So sehen z.B. die sog. Spin-off-Richtlinien der ETH Zürich vor, dass zwar bei der Ausgestaltung der Lizenzkonditionen der negative freie Kapitalfluss des Spin-off Unternehmens berücksichtigt werden kann, insgesamt müssen die Konditionen jedoch marktüblich sein. ^[36]

Die Hochschulen haben zum Teil spezifische Regelungen zum Umgang mit Interessenkonflikten. So sieht etwa die ETH Zürich vor, dass sich ein Professor mit privaten Mitteln bis max. 20 Prozent an einem Spin-off Unternehmen beteiligten darf.^[37] Sind bei der Gründung mehrere Professoren beteiligt, ist die gesamte Beteiligung aller Professoren bei der Gründung auf maximal 30 Prozent zu beschränken.^[38] Interessenkonflikte sind gegenüber dem Vizepräsidenten für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen offenzulegen.^[39] Die Übernahme eines Verwaltungsratspräsidiums oder einer Geschäftsleitungsfunktion in einem Spin-off ist auf dessen Gründungsphase (in der Regel drei Jahre) zu beschränken und muss vom Präsidenten oder der Präsidentin der ETH bewilligt werden.^[40] Eine Nutzung von Räumen, Geräten und immateriellen Gütern der ETH Zürich durch ein Spin-off Unternehmen bedarf einer vertraglichen Regelung mit dem Vizepräsidenten für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen.^[41]

Beteiligung der Hochschule

Schliesslich gibt es auch Fälle, in denen sich die Hochschule direkt an der Ausgründung beteiligt. Explizit sieht beispielsweise Art. 3a ETH-Gesetz die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Dritten durch Beteiligung vor.^[42] Prominentes Beispiel hierfür ist die Cutiss AG, die sich auf automatisierte, personalisierte Hautgewebe-Therapien spezialisiert hat. Eine von der Uni Zürich initiierte Stiftung – die UZH Foundation – hat sich zum Ziel gesetzt, über den zusammen mit der Novartis Venture Fund geschaffenen UZH Life Sciences Fund direkt in ausgesuchte UZH Spin-offs zu investieren.^[43] Im Fall von Cutiss wurden die Mittel in Form eines Darlehens zur Verfügung gestellt, das entweder in Geld zurückzahlbar ist oder in Aktien umgewandelt werden kann.^[44]

Auch bei Beteiligungen durch Hochschulen gilt es die öffentlich-rechtlichen Sondervorschriften zu beachten. So sehen die Beteiligungsweisungen ETH-Bereich etwa vor, dass die Beteiligungen an Spin-off Unternehmen weder 49 Prozent des Eigenkapitals noch 49 Prozent der Stimmen übersteigen. Zudem sollen die Beteiligungen nicht auf Dauer angelegt sein und sind zu veräussern, wenn (i) es die finanzielle Lages des Unternehmens erlaubt und der Zeitpunkt für eine Veräusserung für die ETH der Forschungsanstalt günstig ist oder (ii) die Unternehmenssituation dies erfordert.^[45]

Eine Beteiligung kann auf verschiedene Arten erfolgen: Sie kann durch eine Barliberierung zum Nominalwert erfolgen oder, was in der Praxis häufiger der Fall ist, durch eine Sacheinlage. So sehen die Beteiligungsweisungen ETH-Bereich vor, dass für Beteiligungen an Spin-off Unternehmen grundsätzlich Immaterial- und Sachgüter einzusetzen sind.^[46] In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere bei Vorliegen eines strategischen Interesses, können mit Zustimmung der Schulleitung oder Direktion auch nicht zweckgebundene Barmittel eingesetzt werden.^[47] Sofern es sich bei diesen Einlagen um à-fonds-perdu Beiträge handelt, ist dies (die steuerliche Behandlung ausser Acht gelassen) unproblematisch. Eine Sacheinlage kann beispielsweise so ausgestaltet werden, dass im Rahmen der Lizensierung der Forschungsergebnisse an das Spin-off ein Teil der Gegenleistung (z.B. Upfront Payment oder Ersatz der Kosten für Patentanmeldungen) erlassen werden. In diesem Zusammenhang stellt sich regelmässig das Problem der Bewertung und Aktivierbarkeit der eingebrachten Aktiven.^[48] Das gilt insbesondere dann, wenn neben Patenten auch Know-how lizensiert wird.^[49]

Schliesslich muss der öffentlich-rechtlichen Sonderstellung der Hochschule in Aktionärsbindungsverträgen und Beteiligungsverträgen Rechnung getragen werden. Problematisch sind hier z.B. Garantien und Freistellungsvereinbarungen zugunsten neuer Investoren, die von den Universitäten in der Regel nicht akzeptiert werden können. Gleiches gilt für Wettbewerbsverbote, welche die Hochschulen aufgrund der gesetzlich verankerten Forschungsfreiheit nicht akzeptieren können.^[50]

Technologietransfer durch Forschungs- und Entwicklungskooperation und Lizensierung

Weitere in der Praxis bedeutsame Formen des Technologietransfers sind Forschungs- und Entwicklungsverträge sowie Lizenzverträge zwischen öffentlichen Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Dabei sind in der Praxis eine Reihe von Besonderheiten zu beachten, die sich aus der Stellung von öffentlichen Forschungseinrichtungen als Anstalten des öffentlichen Rechts mit öffentlichem Zweck und öffentlichen Aufgaben ergeben.

Forschungs- und Entwicklungsverträge sowie Lizenzverträge sind auch für Spin-off Unternehmen von grosser praktischer Bedeutung, etwa wenn die Technologie, die das Spin-off Unternehmen verwerten soll, bei Gründung des Spin-off Unternehmens von der Forschungseinrichtung nicht eingebracht, sondern lediglich lizensiert wird oder wenn das Spin-off Unternehmen nach Gründung auf Ressourcen der Forschungseinrichtung angewiesen ist und daher ein Forschungs- und Entwicklungsvertrag abgeschlossen wird.

Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit

Im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten führen öffentliche Forschungseinrichtung und Unternehmen ein klar definiertes Forschungs- und Entwicklungsprojekt auf der Grundlage eines Forschungs- und Entwicklungsvertrages durch.^[51] Für Unternehmen ist die Forschungs- und Entwicklungskooperation nicht nur eine Möglichkeit, von der Innovationskraft der Hochschulen, sondern auch von öffentlicher Forschungsförderung zu profitieren.

Rechtliche Einordnung

Rechtlich handelt es sich je nach Ausgestaltung des Vertrages entweder um einen Auftrag oder um einen Werkvertrag, abhängig davon, ob lediglich die Erbringung einer bestimmten Tätigkeit oder ein bestimmtes Ergebnis geschuldet ist.^[52] In den meisten Fällen wird es sich jedoch um einen gemischten Vertrag mit werkvertraglichen und auftragsrechtlichen Elementen handeln.^[53] Zudem kann zwischen den Parteien, unabhängig davon, ob dies den Parteien bewusst oder von diesen gewollt ist, eine einfache Gesellschaft entstehen, wenn ein gemeinsamer Zweck verfolgt wird,^[54] z.B. wenn ein Forschungsprojekt durch eine öffentliche Stelle finanziell unterstützt wird und Hochschule und Unternehmen sich zu einem Konsortium zusammenschliessen.^[55]

In der Praxis ist die Frage, welche gesetzlichen Regelungen (direkt oder analog) Anwendung finden, zumeist von untergeordneter Bedeutung, da die zentralen Aspekte, namentlich vertragliche Pflichten, finanzielle Gegenleistung, Zuordnung von Forschungsergebnissen, Kündigung sowie Gewährleistung und Haftung, in aller Regel vertraglich geregelt werden. Allerdings wird diese Frage dann relevant, wenn eine Regelungslücke besteht und Gesetzesrecht ergänzend herangezogen werden muss^[56] oder im Rahmen der Frage, ob zwingendes Gesetzesrecht Anwendung findet und ggf. eine vertragliche Regelung im Einzelfall verdrängt.^[57]

Immaterialgüterrechte

Für die öffentlichen Forschungseinrichtungen ist für die Frage der Strukturierung eines Vertrages, insbesondere für die Gestaltung der immaterialgüterrechtlichen Regelungen, zudem entscheidend, ob sie ein eigenes unmittelbares Forschungsinteresse an dem geplanten Forschungs- und Entwicklungsprojekt haben oder nur vorhandene Methoden und Wissen anwenden und davon ausgehen, dass das Projekt für die beteiligten Forscher keinen neuen Erkenntnisgewinn mit sich bringen wird. So grenzt die ETH Zürich in ihren Forschungsvertragsrichtlinien Forschungsverträge von Dienstleistungsverträgen ab. Während die ETH Zürich im Rahmen von Forschungsverträgen ein eigenes Forschungsinteresse verfolgt, haben letztere „die Erbringung einer klar definierten Tätigkeit (…) unter Anwendung vorhandener Methoden oder Wissen“ zum Gegenstand und die ETH Zürich würde „diese Arbeiten ohne Auftrag selbst nicht durchführen und hat kein unmittelbares Interesse, die spezifischen Resultate der Dienstleistung zu publizieren“.^[58] Wichtig ist diese Abgrenzung nach den Verwertungsrichtlinien insbesondere für die Zuordnung der neu geschaffenen Immaterialgüterrechte (insb. Patente, Urheberrechte, Erfindungen und Know-how). Erbringt die ETH Zürich mangels eigenem unmittelbarem Interesse eine blosse Dienstleistung, werden die Resultate im Rahmen der Vertragsgestaltung dem Vertragspartner zugewiesen, mit Ausnahme von Verbesserungen der durch die ETH Zürich eingesetzten Technologien oder Methoden.^[59] Im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsverträgen ist regelmässig davon auszugehen, dass die Forschungseinrichtung ein eigenes Interesse an der Forschung hat und ihre Tätigkeit nicht auf die Erbringung einer blossen Dienstleistung reduziert wissen möchte. In der Praxis führt diese Einordnung (insbesondere deren Auswirkungen auf die vertragliche Zuordnung der Immaterialgüter) oftmals zu Diskussionen zwischen Hochschulen und Unternehmen, insbesondere dann, wenn das Forschungs- und Entwicklungsprojekt auf Initiative des Unternehmens erfolgt und von diesem finanziert wird.

Die Frage, wem die im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts entstehenden Immaterialgüter zugeordnet werden, steht regelmässig im Fokus der Vertragsverhandlungen. Dabei ist die Tendenz zu beobachten, dass Hochschulen immer weniger bereit sind, sich bereits mit Abschluss des Forschungs- und Entwicklungsvertrages zu einer Abtretung der Ergebnisse zu verpflichten bzw. diese im Rahmen einer Vorausverfügung zu übertragen.^[60] Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass zum Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen der Wert der zu schaffenden Immaterialgüter noch nicht klar ist und die Hochschule im Fall einer Abtretungsverpflichtung bzw. Vorausverfügung nicht mehr von der Verwertung der während der Laufzeit des Vertrages geschaffenen Immaterialgüter profitieren würde. In der Praxis sind die Fachhochschulen oftmals eher zur Übertragung von Immaterialgüterrechten bereit als die Institutionen des ETH-Bereichs und die Universitäten. Auch besteht auf Seiten der Hochschulen eher eine Bereitschaft Urheberrechte an einer Software zu übertragen, da es bei Software einfacher ist, die Rechte zu „umgehen“, indem eine leicht andere technische Lösung entwickelt wird, als dies bei Patenten der Fall ist.

In der Vertragsgestaltung besteht die Möglichkeit, die Resultate der Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit entweder einer Vertragspartei oder den Parteien gemeinschaftlich zuzuordnen. Eine solche gemeinschaftliche Zuordnung ist für die Parteien oftmals eine Rückzugsposition, wenn sie sich nicht auf die Zuordnung an eine Partei einigen können.^[61] Hierbei ist zu beachten, dass nicht nur die gemeinsame Berechtigung vertraglich festgelegt sondern auch die Rechtsfolgen, die sich hieraus ergeben, vertraglich festgehalten werden sollten. Andernfalls drohen Rechtsunsicherheiten. Auf Erfindungen finden die patentrechtlichen Regelungen Anwendung mit der Folge, dass eine Bruchteilsgemeinschaft entsteht (Art. 3 Abs. 2, Art. 33 Abs. 2 PatentG, Art. 646 ZGB)^[62] und die Miteigentümer ihre Rechte am Patent nur mit Zustimmung der anderen Partei ausüben können, wobei jedoch jede Partei über ihren Anteil selbstständig verfügen und Klage wegen Patentverletzung erheben kann (Art. 33 Abs. 2 PatG). In der Praxis bestehen jedoch nach wie vor offene Rechtsfragen hinsichtlich der Reichweite des in Art. 33 Abs. 2 PatG Zustimmungserfordernisses.^[63] Zudem wird ein Patent in der Regel nicht nur national angemeldet werden, sondern in weiteren Jurisdiktionen, in denen ggf. andere Rechtsfolgen an die Miteigentümerschaft geknüpft sind, was zu einer Zersplitterung der gegenseitigen Rechte und Pflichten führen kann.

Die Hochschulen schlagen häufig eine Strukturierung vor, wonach der Vertragspartner als Gegenleistung für die Finanzierung des Projekts zunächst nur eine (übertragbare und sublizenzierbare) nicht-exklusive Lizenz an den Projektergebnissen und allen für die Ausübung der Projektergebnisse notwendigen Altschutzrechten der Hochschule erhält. Zudem erhält der Vertragspartner eine (einseitig ausübbare) Option, auf den Abschluss eines exklusiven Lizenzvertrages oder die Übertragung der Projektergebnisse gegen eine zusätzliche Vergütung (wobei die Konditionen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses entweder bereits feststehen, z.B. Lizenzgebühr in bestimmter Höhe, oder bei Ausübung der Option in gutem Glauben und unter Zugrundelegung des Marktwerts zwischen den Parteien verhandelt werden müssen).^[64]

In jedem Fall behalten sich die Hochschulen das Recht vor, die Projektergebnisse zu (nicht-kommerziellen) Forschungs- und Lehrzwecken zu nutzen.

Publikationen

Für die öffentlichen Forschungseinrichtungen stehen neben der Zuordnung der Immaterialgüterrechte die Veröffentlichung der Projektergebnisse im Fokus bei Abschluss eines jeden Forschungs- und Entwicklungsvertrages. Die Veröffentlichung der Ergebnisse kann unter Umständen in einem Spannungsverhältnis zum Interesse des Unternehmens an einer Geheimhaltung der Ergebnisse liegen. Eine Geheimhaltung oder ein Vetorecht seitens des Unternehmens akzeptieren die öffentlichen Forschungseinrichtungen vor dem Hintergrund ihres gesetzlichen Forschungsauftrages in aller Regel nicht. In der Praxis wird dieses Spannungsverhältnis daher in der Regel so aufgelöst, dass den öffentlichen Forschungseinrichtungen ein Publikationsrecht vertraglich zugesichert wird, dieses aber unter den Vorbehalt gestellt wird, dass die Forschungseinrichtungen auf Verlangen des Unternehmens erstens die Publikation für einen bestimmten Zeitraum aufschieben müssen, um dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die Ergebnisse durch allfällige Patentanmeldungen zu sichern und zweitens vertrauliche Informationen des Unternehmens aus der Publikation vor der Veröffentlichung zu entfernen bzw. zu ersetzen sind.^[65]

Lizensierung von Forschungsergebnissen

Bei Lizenzverträgen mit öffentlichen Forschungseinrichtungen ergeben sich ebenfalls eine Reihe an Besonderheiten.

Gegenstand der Lizenz

Gegenstand von Lizenzen ist die Einräumung eines Nutzungsrechts an Immaterialgütern. Als mögliches lizensiertes Schutzgut kommen dabei nicht nur absolut geschützte Immaterialgüter, insb. Patente und ergänzende Schutzzertifikate oder Urheberrechte, sondern auch nicht absolut geschützten Immaterialgüter, insb. Know-how, in Betracht.^[66]

In Lizenzverträgen zwischen zwei Unternehmen erfolgt die Lizenzvergabe in aller Regel produktbezogen, d.h. das lizenzgebende Unternehmen lizensiert an das lizenznehmende Unternehmen alle geistigen Eigentumsrechte (und/oder Know-how), die für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb eines bestimmten Produkts erforderlich (und ggf. nützlich sind). Für eine Patentlizenz kann eine vertragliche Regelung des Lizenzgegenstandes beispielweise wie folgt lauten:

„Lizensierte Patentrechte sind alle Patente, Patentanmeldungen, Teilungen, ergänzende Schutzzertifikate, Erneuerungen, Bestätigungen und Neuauflagen, die dem Lizenzgeber während der Laufzeit dieses Vertrages gehören und die für die Entwicklung, Herstellung oder die Vermarktung und den Vertrieb von Lizenzprodukten erforderlich sind. Unbeschadet der in dieser Ziffer beschriebenen umfassenden Definition sind die Lizensierten Patentrechte, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehen, in Anlage A aufgeführt“.

Dieser produktbezogene Ansatz soll sicherstellen, dass der Lizenznehmer ein Nutzungsrecht an allen (auch zukünftigen) Immaterialgütern des Lizenzgebers erlangt, die erforderlich sind, um das lizenzierte Produkt weiter zu entwickeln, herzustellen und auf den Markt zu bringen. Der Lizenznehmer soll im Verhältnis zum Lizenzgeber (und in aller Regel auch im Verhältnis zu dessen verbundenen Unternehmen) eine umfassende Ausübungsfreiheit, sog. Freedom-to-Operate, erhalten.

Im Gegensatz hierzu sind Lizenzverträge zwischen öffentlich-rechtlichen Forschungseinrichtungen und Unternehmen in der Regel Immaterialgüter-bezogen ausgestaltet, d.h. es werden nur spezifische, zum Zeitpunkt des Abschlusses des Lizenzvertrages bereits bestehende geistige Eigentumsrechte (und/oder Know-how) lizensiert. Vertraglich kann dies entweder dadurch erfolgen, dass der Lizenzgegenstand zeitlich auf das Inkrafttreten des Lizenzvertrages beschränkt wird oder, noch enger, nur die in einem Anhang ausdrücklich genannten (oder im Fall von Know-how genau umschriebenen) Immaterialgüter lizensiert werden. Eine entsprechende Klausel wäre dann wie folgt zu formulieren:

„Lizensierte Patentrechte sind alle Patente, Patentanmeldungen, Teilungen, ergänzende Schutzzertifikate, Erneuerungen, Bestätigungen und Neuauflagen, die dem Lizenzgeber zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages gehören und die für die Entwicklung, Herstellung oder die Vermarktung und den Vertrieb von Lizenzprodukten erforderlich sind“; oder

„Lizensierte Patentrechte sind alle Patente, Patentanmeldungen, Teilungen, ergänzende Schutzzertifikate, Erneuerungen, Bestätigungen und Neuauflagen, die in Anlage A aufgeführt sind“.

Freedom-to-Operate erlangt der Lizenznehmer damit nicht umfassend; vielmehr kann es notwendig werden, mit der Forschungseinrichtung eine Erweiterung des Lizenzvertrages oder den Abschluss eines neuen Lizenzvertrages zu verhandeln, wenn nach Abschluss des Lizenzvertrages neue Immaterialgüter entstehen. Diese Zurückhaltung der öffentlich-rechtlichen Forschungseinrichtungen kann insbesondere dadurch erklärt werden, dass sich die Forschungseinrichtungen nicht hinsichtlich zukünftiger Forschungsergebnisse binden wollen, zumal es ohne Weiteres sein kann, dass diese im Rahmen anderer Forschungsprojekte von anderen Forschungsgruppen hervorgebracht werden.

Im Hinblick auf das Anwendungsfeld sind die öffentlich-rechtlichen Forschungseinrichtungen zumeist darauf bedacht, das Anwendungsfeld so eng wie möglich zu formulieren und insbesondere klar abzugrenzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Forschungseinrichtungen einen öffentlichen Auftrag haben, Forschungsergebnisse der Allgemeinheit möglichst breit zugutekommen zu lassen. So können insbesondere Plattformtechnologien in ganz unterschiedlichen Bereichen genutzt werden und die Forschungseinrichtung hat ein Interesse daran, Lizenzen für verschiedene Anwendungsfelder an verschiedene Lizenzpartner zu erteilen, damit die Technologie in der Praxis möglichst breit zur Anwendung kommt.^[67]

Vergütung

Bei der Ausgestaltung des Vergütungsmodells sind die öffentlichen Forschungseinrichtungen in der Praxis oftmals bereit, flexible Lösungen einzugehen. Dies gilt insbesondere bei Lizenzerträgen mit Spin-off Unternehmen. So sehen die Spin-off Richtlinien der ETH Zürich vor, dass bei der

„Lizensierung von geistigem Eigentum der ETH Zürich an die Spin-off Unternehmen und bei Zusammenarbeitsverträgen zwischen der ETH Zürich und ihren Spin-off Unternehmen (…) Lizenzkonditionen angewendet [werden können], die den negativen freien Kapitalfluss (Free Cash Flow) in den ersten Jahren nach der Firmengründung berücksichtigen“.^[68]

In der Praxis wird daher in der Regel auf hohe Vorabzahlungen, sog. Upfront Payments, verzichtet zugunsten von gestaffelten Vergütungsmodellen, welche den finanziellen Möglichkeiten des Spin-off Unternehmens Rechnung tragen (z.B. kann die Zahlung von erfolgreichen Investitionsrunden abhängig gemacht werden). Allerdings ist zu beachten, dass die finanziellen Regelungen insgesamt noch im Rahmen des Marktüblichen liegen müssen.

Exklusivität und wettbewerbsbeschränkende Klauseln

Wie auch bei Lizenzverträgen zwischen Unternehmen vergeben öffentliche Forschungseinrichtungen Lizenzen entweder exklusiv oder nicht-exklusiv. Bei öffentlichen Forschungseinrichtungen ist jedoch als Ausfluss des gesetzlich verankerten Grundsatzes der Freiheit von Forschung und Lehre^[69] zu beachten, dass selbst bei einer exklusiven Lizenz, die Forschungseinrichtung sich und ihren Angehörigen das Recht vorbehält, die lizensierten Immaterialgüter für Forschung und Lehre weiter frei zu nutzen.

Bei Lizenzverträgen zwischen Unternehmen werden über die Exklusivität der Lizenzgewährung hinaus, oftmals noch wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen getroffen (sofern und soweit dies aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zulässig ist), wonach das lizenzgebende Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum bestimmte konkurrierende Tätigkeiten nicht aufnehmen darf (z.B. Verpflichtung während eines bestimmten Zeitraums kein direktes Konkurrenzprodukt auf Basis einer alternativen Technologie zu entwickeln).^[70] Eine solche Einschränkung können öffentlich Forschungseinrichtungen für den Bereich der Forschung und Entwicklung aufgrund der gesetzlich garantierten Forschungsfreiheit keinesfalls akzeptieren, sodass solche Regelungen in Lizenzverträgen mit öffentlichen Forschungseinrichtungen in aller Regel nicht zu finden sind.

Gewährleistungen und Haftung

Weitere Besonderheiten ergeben sich im Bereich der Gewährleistung und der Haftung. Bei Lizenzverträgen zwischen Unternehmen verlangt das lizenznehmende Unternehmen vom lizenzgebenden Unternehmen zumeist umfangreiche Zusicherungen und Gewährleistungen im Hinblick auf den Lizenzgegenstand, insbesondere im Hinblick auf Inhaberschaft und Berechtigung am lizensierten Immaterialgut, Bestand des lizensierten Immaterialguts und konfligierende Rechte Dritter.^[71] Dies empfiehlt sich insbesondere deshalb, weil mangels spezialgesetzlicher Regelungen erhebliche Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Risikoverteilung und des anwendbaren Haftungsregimes besteht.^[72] Öffentlich-rechtliche Forschungseinrichtungen sind demgegenüber in der Regel nicht oder nur sehr eingeschränkt bereit, Zusicherungen abzugeben und sind gleichzeitig bestrebt, die Haftung auf das nach Art. 100 OR gesetzlich zulässige Mindestmass zu beschränken.^[73]

Fazit

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass der Technologietransfer durch öffentliche Forschungseinrichtungen zahlreiche Besonderheiten aufweist. In der Praxis nimmt die Bedeutung des Technologietransfers durch öffentliche Forschungseinrichtungen und die Professionalisierung der Technologietransferstellen stetig zu. Unternehmen oder Jungunternehmer, die an einem Technologietransfer von öffentlichen Forschungseinrichtungen interessiert sind, sind gut beraten, sich die besondere Interessenlage von öffentlichen Forschungseinrichtungen aufgrund deren öffentlich-rechtlicher Zweckbestimmung und den daraus resultierenden Aufgaben und Interessenlagen (insbesondere Gewährleistung der Freiheit von Forschung und Lehre, Forschung zum Wohle der Allgemeinheit, Ausschluss von Reputations- und Haftungsrisiken) vor der Aufnahme von Verhandlungen bewusst zu machen, da diese den Rahmen für die Verhandlungen vorgeben.

Literaturverzeichnis

Bader Martin/Gassmann Oliver, Management von Technologietransfer, in: Thouvenin/Wildhaber (Hrsg.), Technologietransfer: Möglichkeiten und Grenzen rechtlicher Gestaltung, St.Gallen 2012, 9 ff.

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1 UNIDO, Technology Transfer Operations, 13. ↵

2 SBFI, Forschung und Innovation in der Schweiz 2020, 250. ↵

3 Im Rahmen einer Studie der Konjunkturforschungsstelle aus dem Jahr 2018 waren die ETH-Institutionen und kantonalen Fachhochschulen mit ca. 65% die von den befragten Unternehmen am häufigsten angegebenen Technologietransfer-Partner, vgl. SBFI, Forschung und Innovation in der Schweiz 2020, 252. ↵

4 Ausführlich zum sog. Bayh-Dole Act, vgl. z.B. Wündisch/Hoffmann, 789 ff. ↵

5 Sachwitz, 139 ff.; McSherry, 146 ff. ↵

6 Vock, 189 ff. ↵

7 Bonaccio/Greiner, 31 (34). ↵

8 Bonaccio/Greiner, 31 (34). ↵

9 Bundesgesetz über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) vom 4. Oktober 1991 (SR 414.110). ↵

10 Verordnung über den Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (Verordnung ETH-Bereich) vom 19. November 2003 (SR 414.110.3). ↵

11 Verordnung des ETH-Rates über die Immaterialgüter im ETH-Bereich (IGBV-ETH) vom 9. Juli 2014 (SR 414.172). ↵

12 Richtlinien für die wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen an der ETH Zürich (Verwertungsrichtlinien) vom 1. Mai 2014 (RSETHZ 440.4). ↵

13 Richtlinien für die Ausgründung von Unternehmen an der ETH Zürich (Spin-off-Richtlinien) vom 1. Dezember 2019 (RSETHZ 440.5). ↵

14 Vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. f ETH-Gesetz. ↵

15 Beispielsweise Gesetz über die Universität Zürich vom 15. März 1998 (UniG ZH, LS 415.11); Fachhochschulgesetz (Kanton Zürich) vom 2. April 2007 (FaHG ZH, LS 414.10). ↵

16 Vgl. Ziff. II 1. ↵

17 Vgl. SBFI, Forschung und Innovation in der Schweiz 2020, 250 f. ↵

18 Lebret, 2. ↵

19 Ausführliche Informationen und Zahlen hierzu sind über die Webseite der ETH Zürich verfügbar, z.B. Medienmitteilung vom 6. Januar 2020, <https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/ 2020/01/mm-spin-off-bilanz-2020.html>. ↵

20 Vgl. Fritzsche, ETH, NZZ 2019; Medienmitteilung der ETH, Zürich vom 17. Mai 2019, Das erste ETH-„Unicorn“ galoppiert, <https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2019/05/get-your-guide.html>. ↵

21 Vgl. Medienmitteilung der EPFL vom 16. Juni 2017, <https://actu.epfl.ch/news/epfl-spin-offs-flourish-in-a-finely-tuned-ecosys-2/>. ↵

22 Djokovic/Souitaris, 225 ff. ↵

23 Vgl. Rasmussen-Bonne, Handbuch, Rz 166. Die ETH Zürich definiert in ihren Spin-off-Richtlinien vom 1. Dezember 2019 die synonym verwendeten Begriffe „Spin-off-Unternehmen der ETH Zürich“ und „Ausgründung“ als „eine rechtlich eigenständige, von der ETH Zürich unabhängige Personen- oder Kapital-Gesellschaft, welche die Spin-off-Kriterien gemäss Art. 4.1 erfüllt und welcher die ETH Zürich das Label „Ein Spin-off-Unternehmen der ETH Zürich“ gemäss Art. 5 vergeben hat“, vgl. Art. 2 Spin-off-Richtlinien (RSETHZ 440.5).↵

24 Vgl. hierzu Urteil des Bundespatengerichs vom 28. März 2012, O2012_010, E. 8.1, sowie zum Baye-Dole-Act allgemein, z.B. Wündisch/Hoffmann, 789–799 m.w.N. In Deutschland wurde in der Folge das sog. Hochschullehrerprivileg abgeschafft, Sellnick, Die Neuregelung, NVwZ 2002, 1340 ff.; von Falck/Schmaltz, 469 ff. ↵

25 von Falck/Schmaltz, 469 (473). ↵

26 „Possibly the most inspired piece of legislation to be enacted in America over the past half-century“, The Economist v. 2 December 2002: Innovation's golden goose. ↵

27 Art. 3 Abs. 1 PatG. ↵

28 Urteil des Bundespatengerichs vom 28. März 2012, O2012_010, E. 8.1; Lutz/Staehelin, 219–232. ↵

29 Lutz/Staehelin, 223 ff. ↵

30 Vgl. z.B. Art. 36 Abs. 2 ETH-Gesetz; § 12 a Abs. 2 UniG ZH; § 15 a Abs. 1 Satz 2 der Ordnung über Nebentätigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und die Verwertung von geistigem Eigentum im Rahmen der universitären Tätigkeit vom 18. August 2004 (SG 441.200). Das Fachhochschulgesetz für den Kanton Zürich sieht vor, dass die ausschliesslichen Verwertungsbefugnisse für alle Urheberrechte bei den Hochschulen liegen, vgl. § 16 Abs. 1 lit. b FaHG ZH. ↵

31 Siehe z.B. Art. 36 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 17 ETH-Gesetz. ↵

32 Siehe zu den Anforderungen Art. 634 OR. ↵

33 Vgl. z.B. § 2 Abs. 1 UniG ZH: „Die Universität leistet wissenschaftliche Arbeit in Forschung und Lehre im Interesse der Allgemeinheit“ (Hervorhebung durch Verf.). ↵

34 Rasmussen-Bonne, Ausgründungen, 253 (256). ↵

35 Vgl. hierzu auch Bonaccio/Greiner, 31 (47 f.). ↵

36 Ziff. 7 Spin-off-Richtlinien. ↵

37 Ziff. 6 Spin-off-Richtlinien. ↵

38 Ziff. 6 Spin-off-Richtlinien. ↵

39 Art. 6 Abs. 1 der Richtlinien betreffend Nebenbeschäftigung von Professorinnen und Professoren der ETH Zürich vom 12. Februar 2008, Richtlinien betreffend Nebenbeschäftigung ETH ZH, (RSETHZ 501.2). ↵

40 Art. 6 Abs. 3 der Richtlinien betreffend Nebenbeschäftigung ETH ZH; Art. 6 Abs. 3 der Verordnung des ETH-Rates über die Professorinnen und Professoren der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (Professoren-Verordnung ETH; SR 172.220.113.40). ↵

41 Art. 6 Abs. 2 der Richtlinien betreffend Nebenbeschäftigung ETH ZH. Für einen Überblick über den Umgang mit Interessenkonflikte an der ETH Zürich, siehe Ziff. 6 Spin-off-Richtlinien. ↵

42 Art. 3a ETH-Gesetz: „Die ETH und die Forschungsanstalten können im Rahmen der strategischen Ziele des Bundesrates für den ETH-Bereich und der Weisungen des ETH-Rates zur Erfüllung ihrer Aufgaben Gesellschaften gründen, sich an solchen beteiligen oder auf andere Art mit Dritten zusammenarbeiten“. ↵

43 Medienmitteilung der Universität Zürich vom 30. August 2017, <https://www.media.uzh.ch/de/ medienmitteilungen/2017/UZH-Life-Sciences-Fund-investiert-in-erstes-Spin-off.html>. ↵

44 Bernet, NZZ 2017. ↵

45 Art. 7 der Weisungen des ETH-Rates über die Beteiligungen an Unternehmungen im ETH-Bereich (Beteiligungsweisungen ETH-Bereich) vom 9. Juli 2014 (RSETHZ 440). ↵

46 Art. 8 Abs. 2 Beteiligungsweisungen ETH-Bereich. ↵

47 Art. 8 Abs. 2 Beteiligungsweisungen ETH-Bereich (Fn. 45); siehe ferner Ziff. 11 der Spin-off Richtlinien (Fn. 13). ↵

48 Siehe Art. 628 Abs. 1 OR. ↵

49 Dietschi, 104 f., m.w.N. ↵

50 Vgl. auch Bonaccio/Greiner, 31 (51). ↵

51 Ausführlich hierzu Egli, 993 ff.; Schweizer/Fesch, 257 ff.; Möffert; Winzer, speziell zu Forschungsverträgen mit Hochschulen, vgl. Takei, 429 ff. ↵

52 Ausführlich hierzu: Kohler, 74 ff. ↵

53 Vgl. z.B. Urteil des Bundesgerichts 4C.313/2004 vom 21. Januar 2005 E. 1.2.2 und 1.3. Häufig finden sich auch Elemente des Kaufvertrages oder der Schenkung, der Gebrauchsanleihe und des Lizenzvertrages in einem Forschungs- und Entwicklungsvertrag, vgl. Schweizer/Fesch, Rz 0.4. ↵

54 Kohler, 77 ff. ↵

55 Takei, 429 (431). ↵

56 Zu der Frage, ob im Fall einer Regelungslücke Art. 400 Abs. 1 oder Art. 401 OR analog auf die Zuordnung von Forschungsergebnissen anzuwenden ist, siehe Takei, 429 (432). ↵

57 Unklar ist, ob Art. 404 OR direkt oder analog auf einen Forschungsvertrag Anwendung findet. Dies kommt regelmässig nur dann in Betracht, wenn der Vertrag seinem Inhalt nach ein für den Auftrag typisches Vertrauensverhältnis voraussetzt, vgl. Schaller, KuKo OR, Art. 404 Rz 4 ff. mit Übersicht über die bundesgerichtliche Rechtsprechung. Siehe zudem Kohler, 73 (96). Zu Recht weisen Schweizer und Fesch darauf hin, dass selbst bei einer reinen Auftragsforschung das auftragsrechtliche Kündigungsrecht gem. Art. 404 Abs. 1 OR in der Regel nicht zweckmässig ist, vgl. Schweizer/Fesch, Rz 0.4. ↵

58 Vgl. Richtlinien über Verträge im Bereich Forschung der ETH Zürich (Forschungsvertragsrichtlinien) Stand 1. Januar 2019 (RSETHZ 440.31), Ziff. 7. ↵

59 Vgl. Ziff. 3.2 Forschungsvertragsrichtlinien (Fn. 58). ↵

60 Bader/Gassmann, 9 (22); Smielick, Rz 149. ↵

61 Zu den in der Praxis üblichen Verhandlungsparameter, siehe Takei, 429 (433); Takei nennt als relevante die Beteiligung am schöpferischen Akt, Finanzierung und übrige Ressourcen-Bereitstellung, Wert und Wahrscheinlichkeit neuer IP, Art und Gegenstand des Vertrages sowie Zeitdruck bzw. die Angst vor der Konkurrenz. ↵

62 Ausführlich hierzu m.w.N. Münch/Herzog, Rz 5.21 ff.; Takei, 429 (435), m.w.N. auch für die Mindermeinung zum Gesamteigentum. ↵

63 Takei, 429 (435), m.w.N. ↵

64 Zu „IP-Aufschlägen“ bei Exklusivrechten, vgl. z.B. Ziff. 5.2.2.2 Forschungsvertragsrichtlinien (Fn. 58). ↵

65 Takei, 429 (438). ↵

66 Ausführlich zum Gegenstand von Lizenzverträgen, siehe Hilti, 16 ff. In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird je nachdem, ob das Immaterialgut absolut geschützt ist oder nicht zwischen „echten“ und „unechten“ bzw. „eigentlichen“ und „uneigentlichen“ Lizenzverträgen unterschieden, vgl. Hilti, 17 Fn. 62; Probst, 4 ff. ↵

67 In diesem Sinne auch Bonaccio/Greiner, 31 (47). ↵

68 Ziff. 7 Spin-off-Richtlinien (Fn. 13). ↵

69 Vgl. z. Art. 5 Abs. 3 ETH-Gesetz, Art. 3 Abs. 1 UniG ZH. ↵

70 Fischer/Dorigo, 339 und 380 f. ↵

71 Für einen Überblick über mögliche Zusicherungen, siehe: Fischer/Dorigo, 335 f. und 362 ff.;Ulmer/Schmoll, 158 ff. ↵

72 Zenhäusern, Vorb. 184 ff. / Lizenz- und Know-how-Vertrag, Rz 3 ff.; Fischer, 141 (145 ff.). ↵

73 Bonaccio/Greiner, 31 (43). ↵