Kitabı oku: «Markenrecht», sayfa 65
cc) Bestimmtheit des Antrages
623
Ein Klageantrag, mit dem etwa untersagt werden soll, die Klagemarke „für ein Lenkrad zu benutzen“, kann wegen Verstoßes gegen das Bestimmtheitsgebot unzulässig sein, wenn die Parteien darüber streiten, unter welchen Umständen eine Zeichenbenutzung iSd § 14 Abs 2 vorliegt (OLG Köln MarkenR 2008, 65 ff – Getunter Bentley).
624
Nach § 253 Abs 2 Nr 2 ZPO darf ein Verbotsantrag nicht derart undeutlich gefasst sein, dass Gegenstand und Umfang der Entscheidungsbefugnis des Gerichts gem § 308 Abs 1 ZPO nicht erkennbar abgegrenzt sind, sich der Beklagte deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und letztlich die Entscheidung darüber, was ihm verboten ist, dem Vollstreckungsrecht überlassen bleibt (BGH 23.9.2015 – I ZR 78/14 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot, juris Rn 42). Ein Kläger muss daher das Merkmal der kennzeichenmäßigen Verwendung konkret beschreiben und ggf mit Beispielen unterlegen (BGH 19.4.2007 – I ZR 35/04 – Internet-Versteigerung II, juris Rn 50). So wird es auch möglich sein, bei im Inland drohenden kennzeichenmäßigen Verwendungsformen zB Beispiele aus der geschäftlichen Tätigkeit des kennzeichenrechtlich in Anspruch Genommenen außerhalb Deutschlands in den Klageantrag einzufügen, so dass er dem Bestimmtheitsgebot des § 253 Abs 2 Nr 2 ZPO genügt, wobei zu berücksichtigen ist, dass solche auf vorbeugenden Rechtsschutz gerichteten Anträge nur Verhaltensweisen erfassen können, wenn sie in Deutschland noch nicht umgesetzt wurden (BGH ebd unter Hinw auf Teplitzky Kap 10 Rn 14, 10. Aufl).
dd) Begründetheit der Unterlassungsklage
625
Begründet ist der markenrechtliche Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs 5 nur bei Vorliegen einer Erstbegehungs- (hierzu § 15 Rn 108) oder Wiederholungsgefahr (hierzu § 15 Rn 109).
626
Aus einer bloßen Markenanmeldung folgt regelmäßig eine Erstbegehungsgefahr, wobei es idR genügt, zur Beseitigung dieser Erstbegehungsgefahr die Markenanmeldung nach Abmahnung sofort zurückzunehmen und unzweideutig und vorbehaltlos zu erklären, die Eintragungsabsicht aufgegeben zu haben (KG WRP 2007, 433 ff). Keine Erstbegehungsgefahr liegt vor, wenn besondere Umstände gegen eine Benutzungsabsicht sprechen (BGH GRUR 2010, 838 ff Rn 24 – DDR-Logo).
627
Eine Verletzungsgefahr kann auch durch den Antrag auf Schutzrechtserstreckung einer IR-Marke auf Deutschland (BGH GRUR 2003, 428 ff – Big Bertha), den Erwerb einer rechtsverletzenden Marke (OLG München GRUR-RR 2007, 711 ff – Kloster Andechs) sowie die Registrierung eines markenverletzenden Domainnamens (BGH GRUR 2009, 484 ff Rn 64 – Metrobus) begründet sein.
628
Ein Störer kann auch dann vorbeugend auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wenn es noch nicht zu einer Verletzung des geschützten Rechts gekommen ist, eine Verletzung in der Zukunft aber aufgrund der Umstände zu befürchten steht. Voraussetzung dafür ist, dass der potentielle Störer eine Erstbegehungsgefahr begründet (BGH GRUR 2007, 708 ff – Internet-Versteigerung II).
629
Es kann geboten sein, den Unterlassungsantrag inhaltlich einzuschränken, um dem angegriffenen Verhalten das Markenrechtswidrige zu nehmen, ohne es ganz zu untersagen (BGH WRP 1967, 440, 443 – Acrylglas; HK-WettbR/Ekey Vor §§ 12 ff Rn 106–109 mN). So kommt als Klageziel auch ein bloßes Verbot der markenmäßigen Benutzung in Betracht, sofern zum Verständnis des Klagebegehrens auf die konkrete Verletzungshandlung und die Klagebegründung zurückgegriffen werden kann (BGH GRUR 2004, 151 ff – Farbmarkenverletzung I; BGH NJW-RR 1992, 175 ff – Bally/Ball). Die Möglichkeit, den Klageantrag auf die kennzeichenrechtliche Benutzung einzuschränken, soll jedoch bei Farbmarken dann ausscheiden, wenn viele nicht feststehende Verwendungen der Marke möglich sind (BGH GRUR 2004, 151 ff – Farbmarkenverletzung I).
630
Nach der Rspr des EuGH zum Wettbewerbsrecht kann das zu verbietende Verhalten entfallen oder tatbestandsmäßig erst gar nicht vorliegen, wenn das in Frage kommende Publikum durch entspr Hinweise informiert wird, so dass kein falsches Bild entsteht (EuGH NJW 1984, 1291, 1293 – Prantl; NJW 1983, 507 f – Rau/De Smedt).
c) Beseitigungsantrag
631
Ob ein Anspruch auf Beseitigung körperlicher oder unkörperlicher Störungszustände dem markenrechtlich Verletzten zusteht, richtet sich jeweils nach materiellem Recht. § 18 stellt eine gesetzliche Ausprägung des bürgerlich-rechtlichen Beseitigungsanspruchs dar, der der Abwehr einer eingetretenen Beeinträchtigung dient und die Rechtspflicht des Störers zur Beseitigung der Beeinträchtigung normiert (vgl nur Fezer § 18 Rn 10; § 18 Rn 1 ff, jeweils mN).
632
Wenn der Antrag auf Herausgabe der zu vernichtenden Gegenstände an den Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung lautet, sind die konkreten Vernichtungsmaßnahmen weder im Antrag noch im Urteil anzuordnen, welches lediglich allg auf Vernichtung lautet. Es obliegt dem Gerichtsvollzieher, die konkrete Art und Weise der Vernichtung anzuordnen (Fezer § 18 Rn 31).
633
Soweit über § 18 hinaus die Beseitigung des markenrechtswidrigen Zustandes vom Störer gerichtlich verlangt wird, bedarf es im Klageantrag ggf mit Haupt- und Hilfs- bzw Alternativantrag der genauen Bezeichnung der gewünschten Beseitigungsmaßnahme (BGH GRUR 1954, 337, 338 – Radschutz). Der Klageantrag darf nur solche Gebote enthalten, die geeignet und erforderlich sind, die Störung zu beseitigen und die überdies dem Schuldner zumutbar sind (HK-WettbR/Ekey E 6 Rn 164).
634
Der Beseitigungsanspruch wird gem §§ 887 ff ZPO vollstreckt.
d) Schadensersatzklage
635
Die Formulierung des Schadensersatzantrages begegnet idR keinen bes Schwierigkeiten. Nach § 287 Abs 1 ZPO kann das Gericht über den Grund und die Höhe des Schadens unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung entscheiden. Werden dem Gericht Tatsachen vorgetragen, aufgrund derer es den Schaden schätzen kann, und ist eine abschließende Bezifferung nicht möglich, soll auch ein Antrag auf angemessenen Schadensersatz zulässig sein. Dies gilt zB für den Fall, dass Schadensersatz in Form einer angemessenen Lizenzgebühr verlangt wird (HK-WettbR/Ekey Vor §§ 12 ff Rn 120; vgl auch § 14 Rn 638; § 15 Rn 104).
636
Um den Schwierigkeiten bei der Bezifferung des Schadens zunächst zu entgehen, ist in der Praxis die Stellung eines Feststellungsantrages weit verbreitet. Das nach § 256 ZPO geforderte bes Feststellungsinteresse für die gerichtliche Feststellung, der Schuldner hafte für den aus der Verletzungshandlung entstandenen und noch entstehenden Schaden, ergibt sich zum einen aus der möglichen Verjährung der Ansprüche und zum anderen aus der Unmöglichkeit, zum Zeitpunkt der Klage den Umfang und die Reichweite des Schadens abschließend darzutun (BGH NJW 1984, 1552; Zöller/Greger ZPO § 256 Rn 9 mN, 32. Aufl). Kann zum konkreten Schaden noch keine Angabe gemacht werden, bedarf es für die Bejahung des Feststellungsinteresses einer gewissen Wahrscheinlichkeit für seinen Eintritt, der aufgrund der Lebenserfahrung allerdings regelmäßig möglich erscheint, wenn sich die Markenrechtsverletzung zum Nachteil des Klägers auswirken kann (vgl auch HK-WettbR/Ekey Vor §§ 12 ff Rn 122 mN).
637
Der aus einer Kennzeichenverletzung folgende Schadensersatzanspruch ist zeitlich nicht durch die vom Gläubiger nachgewiesene erste Verletzungshandlung begrenzt (BGH GRUR 2007, 877 ff – Windsor Estate unter Aufgabe von BGH GRUR 1988, 307 – Gaby).
e) Klage auf Herausgabe des durch eine ungerechtfertigte Bereicherung Erlangten
638
Im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen des Anspruchs gem § 812 Abs 1 BGB richtet sich der Klageantrag im MarkenR nach der Rspr des BGH nicht auf die Herausgabe des Verletzergewinns, sondern auf die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr (BGH GRUR 1998, 838 – Lizenz- und Beratungsvertrag; GRUR 1997, 791, 793 – Sprengwirkungshemmende Bauteile; BGHZ 99, 244 – Chanel No. 5; BGH GRUR 1982, 301, 303 – Kunststoffhohlprofil II; § 14 Rn 561; § 15 Rn 113 ff; krit Fezer § 14 Rn 530 mN).
f) Auskunfts- und Rechnungslegungsklage nach § 242 BGB
639
§ 19a gewährt bei hinreichender Wahrscheinlichkeit einer Rechtsverletzung Ansprüche auf Vorlage von Urkunden oder Besichtigung von Sachen, die sich in der Verfügungsgewalt des markenrechtlichen Schuldners befinden und die zur Begründung von Ansprüchen gegen ihn erforderlich sind. Diese Ansprüche können nach § 19a Abs 3 auch im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden.
640
§ 19 Abs 1 normiert einen markenrechtlichen Auskunftsanspruch und ermöglicht in § 19 Abs 3 den Erlass einer einstweiligen Verfügung zur Durchsetzung des Auskunftsanspruchs in Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung. Da gem § 19 Abs 5 weitergehende Ansprüche auf Auskunft unberührt bleiben, sind auf den allgemeinen markenrechtlichen Auskunftsanspruch gem § 242 BGB die in den anderen Rechtsgebieten entwickelten Grundsätze anwendbar (LG Hamburg 23.3.2011 – 312 O 366/10 – BMW-Emblem, – juris; Teplitzky Wettb Anspr, Kap 38 Rn 5 ff mN, 10. Aufl, und die Komm bei § 19).
641
Die Auskunfts- und Rechnungslegungsklage stellt eine Leistungsklage dar, deren Vollstreckung sich nach § 888 ZPO richtet, und ist nicht durch die vom Gläubiger nachgewiesene erste Verletzungshandlung begrenzt (BGH GRUR 2007, 877 ff – Windsor Estate unter Aufgabe von BGH GRUR 1988, 307 – Gaby).
642
Der Klageantrag sollte den Markenrechtsverstoß möglichst genau darlegen und im Einzelnen angeben, was der Beklagte zur Vorbereitung der Geltendmachung der klägerischen Ansprüche an Informationen in welcher Art und Weise, in welcher Form und wie im Einzelnen mitteilen muss. Dient der Auskunftsanspruch zur Quantifizierung des Schadensersatzanspruchs, hat der Klageantrag dahingehend zu lauten, es möge Auskunft erteilt werden über die Art, den Zeitpunkt und den Umfang der Rechtsverletzungen (BGH GRUR 1982, 420, 423 – BBC/DDC; GRUR 1981, 286, 288 – Goldene Karte I; GRUR 1977, 491, 493 – ALLSTAR; GRUR 1973, 375, 377 – Miss Petite; GRUR 1961, 288, 293 – Zahnbürsten).
643
Beim selbstständigen Auskunftsanspruch nach § 19 Abs 1 wird der in anderen Rechtsgebieten bloß akzessorische Auskunftsanspruch zum Ausgleich berechtigter Informationsinteressen des Verletzten einerseits und ebenfalls berechtigter Geheimhaltungsinteressen des Verletzers andererseits entwickelte Vorbehalt, gewisse Auskünfte nur gegenüber einem zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten – regelmäßig einem Wirtschaftsprüfer – zu erteilen, der sie auszuwerten und auf Anfrage interessierende, aber Betriebsinterna nicht unzumutbar tangierende Mitteilungen zu machen, grds ausgeschlossen (BGH GRUR 2002, 709 ff – Entfernung der Herstellungsnummer III; Teplitzky FS Tilmann, S 913, 916 f mN).
644
Nur wenn es die Abwägung der widerstreitenden Interessen ausnahmsweise verbietet, dem Kläger geheime Geschäftsunterlagen iRd Auskunft und Rechnungslegung zukommen zu lassen, sollte der Antrag den Vorbehalt enthalten, wonach Auskunft nur einem zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten, wie etwa einem Wirtschaftsprüfer, RA, Steuerberater oder Notar, erteilt werden muss, der dann selbst die entspr Überprüfungen vornimmt, ohne einzelne Daten dem Gläubiger mitzuteilen (vgl zum wettbewerbsrechtlichen akzessorischen Auskunftsanspruch BGH NJW-WettbR 1999, 238 f; LM Nr 6 zu § 260 BGB; HK-WettbR/Ekey Vor §§ 12 ff Rn 127).
645
Der Anspruch auf Rechnungslegung geht inhaltlich über die Erteilung der Auskunft hinaus. Der Klageantrag auf Rechnungslegung hat zu lauten, der Beklagte möge zur Vorlage einer geordneten Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben in dem konkret zu bezeichnenden Fall verurteilt werden. Die Auskunftsklage kann auf die Vorlage von Belegen gerichtet sein, wenn in die Auskunft Umstände einzubeziehen sind, die zwar nicht unmittelbar für den Hauptanspruch, aber für die Überprüfung der Verlässlichkeit der Auskunft erforderlich sind (BGH GRUR 2001, 841 – Entfernung der Herstellungsnummer II; Teplitzky FS Tilmann, S 913, 921 mN).
646
Nach §§ 259 ff BGB kann sich der Kläger die Vollständigkeit und Richtigkeit der erteilten Auskunft und Rechnungslegung lediglich durch das Verlangen einer Versicherung an Eides Statt untermauern lassen.
g) Feststellungsklage
647
Das nach § 256 Abs 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist für eine allgemeine Feststellungsklage im gewerblichen Rechtschutz idR gegeben. Dieses entfällt idR nicht schon dann, wenn der Kläger auch im Wege der Stufenklage auf Leistung hätte klagen können (BGH MarkenR 2008, 12 f – INTERCONNECT/T-InterConnect; 2003, 390 f – Feststellungsinteresse III; GRUR 2001, 1177 f – Feststellungsinteresse II). Für die Anerkennung einer solchen Feststellungsklage sprechen praktische Gründe. Die Schadensberechnung kann nämlich auch nach erteilter Auskunft häufig Schwierigkeiten bereiten und eine eingehende Prüfung der Berechnungsmethode des Schadens erfordern. Zudem schützt die Feststellungsklage den Verletzten in stärkerem Maße vor Verjährung. Die Erhebung der Stufenklage hat nämlich nur eine Hemmung der Verjährung zur Folge, die gem § 204 Abs 2 S 1 und 2 BGB 6 Monate nach einem Stillstand des Verfahrens endet. Soll die Verjährungsfrist nicht weiterlaufen, muss der Verletzte nach Erteilung der Auskunft innerhalb dieser 6 Monate den Prozess fortsetzen. Dies kann besonders problematisch bei einem Streit über die Vollständigkeit der Auskunft sein. Es entspricht zudem prozessualer Erfahrung, dass die Parteien nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung in vielen Fällen aufgrund des Feststellungsurteils auch ohne Inanspruchnahme der Gerichte zu einer Schadensregulierung finden. Aus diesem Grund besteht kein Anlass, aus prozessualen Gründen dem Verletzten zu gebieten, das Gericht nach Rechnungslegung mit einem Streit über die Höhe des Schadensbetrages zu befassen (BGH MarkenR 2003, 390 – Feststellungsinteresse III).
648
Diese Grundsätze gelten auch für den Fall, dass der Verletzte auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung klagt, nachdem der Verletzer rechtskräftig zur Unterlassung und Auskunft verurteilt worden ist. Der Verletzte ist nämlich nicht verpflichtet, die Erteilung der Auskunft abzuwarten oder im Wege der Vollstreckung durchzusetzen, um erst dann auf Leistung zu klagen. Eine derartige Verpflichtung würde dazu führen, dass der Verletzer den Eintritt der Verjährung durch verzögerte Auskunftserteilung herbeiführen könnte. Der Verletzte, der bei seiner ersten Klage keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat, ist deshalb nicht gehindert, im Anschluss an den ersten Prozess eine Schadensersatzklage zu erheben. Diese kann vor erteilter Auskunft zweckmäßig nur auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtet sein (BGH MarkenR 2008, 12 f – INTERCONNECT/T-InterConnect; 2003, 390 f – Feststellungsinteresse III).
h) Negative Feststellungsklage
649
Zur Klärung der Frage, ob dem Gläubiger eines markenrechtlichen Anspruchs dieser zu Recht zusteht, hat der Schuldner die Möglichkeit, im Wege der negativen Feststellungsklage gerichtlich die Berechtigung dieses Anspruchs klären zu lassen (Zöller/Greger ZPO § 256 Rn 2).
650
Gem § 265 ZPO bedarf der Schuldner des berechtigten Interesses für die Feststellung, dass der behauptete Anspruch nicht besteht. Dieses berechtigte Interesse setzt zum einen voraus, dass der Gläubiger sich seines vermeintlichen Anspruchs berühmt.
651
Zum anderen könnte in dem Fall, dass der Gläubiger bereits eine einstweilige Verfügung gegen den Schuldner erwirkt hat, die Erhebung einer negativen Feststellungsklage nicht notwendig sein, weil dem Schuldner gem §§ 936, 926 ZPO die dort vorgesehenen Rechtsmittel gegen die einstweilige Verfügung zur Verfügung stehen.
652
Nach richtiger hM folgt hieraus jedoch nicht, dass ihm der Weg, selbst eine negative Feststellungsklage zu erheben, verwehrt wäre, da die §§ 936, 926 ZPO keine erschöpfende Regelung der Rechte des Antragsgegners im einstweiligen Verfügungsverfahren darstellen (BGH WRP 1985, 21 ff; OLG Saarbrücken WRP 1981, 118 f; OLG Karlsruhe WRP 1979, 223 f; Zöller/Vollkommer ZPO § 926 Rn 3, 32. Aufl; HK-WettbR/Ekey Vor §§ 12 ff Rn 146; aA BGH NJW 1951, 405 – LS = LM § 926 ZPO Nr 1).
i) Widerklage
653
Dem Beklagten steht – neben der markenrechtlichen Verteidigung gegen die (meist Unterlassungs- oder Schadensersatz-) Ansprüche des Klägers – seinerseits die Erhebung einer Widerklage zu. In Betracht kommt insoweit zB die im Wege der Widerklage beantragte Nichtigerklärung bzw Löschung der Klagemarke nach § 55 (vgl für die GMV LG München I GRURInt 2001, 247 ff – Mozart). Für die Widerklage gelten die allg Grundsätze des Zivilprozesses. Zu beachten ist der bes Gerichtsstand der Widerklage am Gericht der Klage gem § 33 Abs 1 ZPO (BGH GRUR 1986, 325, 328 – Peters; NJW 1981, 2642 f). Erforderlich hierfür ist, dass der Gegenanspruch mit dem in der Klage geltend gemachten Anspruch oder mit den gegen ihn vorgebrachten Verteidigungsmitteln in Zusammenhang steht.
654
Gegen bisher am Rechtsstreit nicht beteiligte Dritte kann die Widerklage zulässigerweise nur dann erhoben werden, wenn die Dritten Streitgenossen des Klägers sind (§§ 59, 60 ZPO) und das mit der Klage und Widerklage befasste Gericht die Parteierweiterung nach den für die Klageänderung geltenden Grundsätzen für sachdienlich erachtet.
7. Schutzschrift
a) Funktion
655
Auch im Markenrechtsprozess kommt insb nach einer unberechtigten Abmahnung in Betracht, bei dem mutmaßlichen Prozessgericht eine Schutzschrift zu hinterlegen (vgl Teplitzky/Feddersen Kap 52 Rn 5 f). Diese stellt ein vorbeugendes Verteidigungsmittel gegen einen erwarteten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung dar (Teplitzky NJW 1980, 1667 f; Deutsch GRUR 1990, 327 ff).
656
Die Schutzschrift ist gesetzlich nicht geregelt, wurde in Wettbewerbssachen zunächst entwickelt und findet mittlerweile auch in anderen Rechtsgebieten Anwendung (Feddersen ebd).
657
Sie hat sich als geeignetes Abwehrmittel gegen ungerechtfertigte Anträge auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutz erwiesen und dient dem Zweck, der Meinung des zukünftigen Antragsgegners im Verfahren das auch in Art 103 Abs 1 GG geschützte rechtliche Gehör zu verschaffen (OLG Düsseldorf NJW-WettbR 1996, 42; OLG Nürnberg MDR 1977, 936; ). Unter www.schutzschriftregister.de können die Gerichte abgefragt werden, die sich einem Zentralen Schutzschriftregister angeschlossen haben und bei denen sowohl eine Schutzschrift hinterlegt als auch abgefragt werden kann.
658
In der Schutzschrift bittet der Antragsgegner das Gericht über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht oder jedenfalls nicht ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden, wobei alle denkbaren Einwendungen gegen den mutmaßlichen Verfügungsgrund und Verfügungsanspruch vorgebracht werden können und sollen. Sofern das Gericht das Vorbringen in der Schutzschrift für erheblich erachtet, soll es diese vor einer Entsch dem Antragsteller zukommen lassen, um ihm rechtliches Gehör zu gewähren.
659
In diesem Fall dürfte es naheliegen, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, ohne dass die Einreichung einer Schutzschrift an sich diese Pflicht begründen würde (Mellulis Rn 21).
660
Enthält die Schutzschrift keine relevanten Einwendungen des Antragsgegners, kann das Gericht ohne weiteres eine Beschlussverfügung erlassen.
661
Erhebliche praktische Bedeutung kommt der Hinterlegung der Schutzschrift beim Prozessgericht für den Fall zu, dass hierin ein Prozessbevollmächtigter des Antragsgegners bezeichnet wird. Zustellungen haben nämlich dann gem § 176 ZPO an diesen zu erfolgen. Wenn der Antragsteller von der Schutzschrift Kenntnis erlangt, in der ein verfahrensbevollmächtigter RA für den Antragsgegner benannt ist, kann er die einstweilige Verfügung regelmäßig nur noch wirksam durch Zustellung an diesen vollziehen.
662
Eine Schutzschrift unterliegt keinem Formerfordernis, es empfiehlt sich aber, sie ähnlich einer Klage zu formulieren, um zu gewährleisten, dass das zuständige Gericht das Begehren des mutmaßlichen Antragsgegners erkennt. Die Schutzschrift muss nicht von einem postulationsfähigen RA oder überhaupt von einem RA unterzeichnet sein.
