Kitabı oku: «Venture Capital Reinvented: Markt, Recht, Steuern», sayfa 2

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Beteiligung der Hochschule

Schliesslich gibt es auch Fälle, in denen sich die Hochschule direkt an der Ausgründung beteiligt. Explizit sieht beispielsweise Art. 3a ETH-Gesetz die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Dritten durch Beteiligung vor.^[42] Prominentes Beispiel hierfür ist die Cutiss AG, die sich auf automatisierte, personalisierte Hautgewebe-Therapien spezialisiert hat. Eine von der Uni Zürich initiierte Stiftung – die UZH Foundation – hat sich zum Ziel gesetzt, über den zusammen mit der Novartis Venture Fund geschaffenen UZH Life Sciences Fund direkt in ausgesuchte UZH Spin-offs zu investieren.^[43] Im Fall von Cutiss wurden die Mittel in Form eines Darlehens zur Verfügung gestellt, das entweder in Geld zurückzahlbar ist oder in Aktien umgewandelt werden kann.^[44]

Auch bei Beteiligungen durch Hochschulen gilt es die öffentlich-rechtlichen Sondervorschriften zu beachten. So sehen die Beteiligungsweisungen ETH-Bereich etwa vor, dass die Beteiligungen an Spin-off Unternehmen weder 49 Prozent des Eigenkapitals noch 49 Prozent der Stimmen übersteigen. Zudem sollen die Beteiligungen nicht auf Dauer angelegt sein und sind zu veräussern, wenn (i) es die finanzielle Lages des Unternehmens erlaubt und der Zeitpunkt für eine Veräusserung für die ETH der Forschungsanstalt günstig ist oder (ii) die Unternehmenssituation dies erfordert.^[45]

Eine Beteiligung kann auf verschiedene Arten erfolgen: Sie kann durch eine Barliberierung zum Nominalwert erfolgen oder, was in der Praxis häufiger der Fall ist, durch eine Sacheinlage. So sehen die Beteiligungsweisungen ETH-Bereich vor, dass für Beteiligungen an Spin-off Unternehmen grundsätzlich Immaterial- und Sachgüter einzusetzen sind.^[46] In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere bei Vorliegen eines strategischen Interesses, können mit Zustimmung der Schulleitung oder Direktion auch nicht zweckgebundene Barmittel eingesetzt werden.^[47] Sofern es sich bei diesen Einlagen um à-fonds-perdu Beiträge handelt, ist dies (die steuerliche Behandlung ausser Acht gelassen) unproblematisch. Eine Sacheinlage kann beispielsweise so ausgestaltet werden, dass im Rahmen der Lizensierung der Forschungsergebnisse an das Spin-off ein Teil der Gegenleistung (z.B. Upfront Payment oder Ersatz der Kosten für Patentanmeldungen) erlassen werden. In diesem Zusammenhang stellt sich regelmässig das Problem der Bewertung und Aktivierbarkeit der eingebrachten Aktiven.^[48] Das gilt insbesondere dann, wenn neben Patenten auch Know-how lizensiert wird.^[49]

Schliesslich muss der öffentlich-rechtlichen Sonderstellung der Hochschule in Aktionärsbindungsverträgen und Beteiligungsverträgen Rechnung getragen werden. Problematisch sind hier z.B. Garantien und Freistellungsvereinbarungen zugunsten neuer Investoren, die von den Universitäten in der Regel nicht akzeptiert werden können. Gleiches gilt für Wettbewerbsverbote, welche die Hochschulen aufgrund der gesetzlich verankerten Forschungsfreiheit nicht akzeptieren können.^[50]

Technologietransfer durch Forschungs- und Entwicklungskooperation und Lizensierung

Weitere in der Praxis bedeutsame Formen des Technologietransfers sind Forschungs- und Entwicklungsverträge sowie Lizenzverträge zwischen öffentlichen Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Dabei sind in der Praxis eine Reihe von Besonderheiten zu beachten, die sich aus der Stellung von öffentlichen Forschungseinrichtungen als Anstalten des öffentlichen Rechts mit öffentlichem Zweck und öffentlichen Aufgaben ergeben.

Forschungs- und Entwicklungsverträge sowie Lizenzverträge sind auch für Spin-off Unternehmen von grosser praktischer Bedeutung, etwa wenn die Technologie, die das Spin-off Unternehmen verwerten soll, bei Gründung des Spin-off Unternehmens von der Forschungseinrichtung nicht eingebracht, sondern lediglich lizensiert wird oder wenn das Spin-off Unternehmen nach Gründung auf Ressourcen der Forschungseinrichtung angewiesen ist und daher ein Forschungs- und Entwicklungsvertrag abgeschlossen wird.

Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit

Im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten führen öffentliche Forschungseinrichtung und Unternehmen ein klar definiertes Forschungs- und Entwicklungsprojekt auf der Grundlage eines Forschungs- und Entwicklungsvertrages durch.^[51] Für Unternehmen ist die Forschungs- und Entwicklungskooperation nicht nur eine Möglichkeit, von der Innovationskraft der Hochschulen, sondern auch von öffentlicher Forschungsförderung zu profitieren.

Rechtliche Einordnung

Rechtlich handelt es sich je nach Ausgestaltung des Vertrages entweder um einen Auftrag oder um einen Werkvertrag, abhängig davon, ob lediglich die Erbringung einer bestimmten Tätigkeit oder ein bestimmtes Ergebnis geschuldet ist.^[52] In den meisten Fällen wird es sich jedoch um einen gemischten Vertrag mit werkvertraglichen und auftragsrechtlichen Elementen handeln.^[53] Zudem kann zwischen den Parteien, unabhängig davon, ob dies den Parteien bewusst oder von diesen gewollt ist, eine einfache Gesellschaft entstehen, wenn ein gemeinsamer Zweck verfolgt wird,^[54] z.B. wenn ein Forschungsprojekt durch eine öffentliche Stelle finanziell unterstützt wird und Hochschule und Unternehmen sich zu einem Konsortium zusammenschliessen.^[55]

In der Praxis ist die Frage, welche gesetzlichen Regelungen (direkt oder analog) Anwendung finden, zumeist von untergeordneter Bedeutung, da die zentralen Aspekte, namentlich vertragliche Pflichten, finanzielle Gegenleistung, Zuordnung von Forschungsergebnissen, Kündigung sowie Gewährleistung und Haftung, in aller Regel vertraglich geregelt werden. Allerdings wird diese Frage dann relevant, wenn eine Regelungslücke besteht und Gesetzesrecht ergänzend herangezogen werden muss^[56] oder im Rahmen der Frage, ob zwingendes Gesetzesrecht Anwendung findet und ggf. eine vertragliche Regelung im Einzelfall verdrängt.^[57]

Immaterialgüterrechte

Für die öffentlichen Forschungseinrichtungen ist für die Frage der Strukturierung eines Vertrages, insbesondere für die Gestaltung der immaterialgüterrechtlichen Regelungen, zudem entscheidend, ob sie ein eigenes unmittelbares Forschungsinteresse an dem geplanten Forschungs- und Entwicklungsprojekt haben oder nur vorhandene Methoden und Wissen anwenden und davon ausgehen, dass das Projekt für die beteiligten Forscher keinen neuen Erkenntnisgewinn mit sich bringen wird. So grenzt die ETH Zürich in ihren Forschungsvertragsrichtlinien Forschungsverträge von Dienstleistungsverträgen ab. Während die ETH Zürich im Rahmen von Forschungsverträgen ein eigenes Forschungsinteresse verfolgt, haben letztere „die Erbringung einer klar definierten Tätigkeit (…) unter Anwendung vorhandener Methoden oder Wissen“ zum Gegenstand und die ETH Zürich würde „diese Arbeiten ohne Auftrag selbst nicht durchführen und hat kein unmittelbares Interesse, die spezifischen Resultate der Dienstleistung zu publizieren“.^[58] Wichtig ist diese Abgrenzung nach den Verwertungsrichtlinien insbesondere für die Zuordnung der neu geschaffenen Immaterialgüterrechte (insb. Patente, Urheberrechte, Erfindungen und Know-how). Erbringt die ETH Zürich mangels eigenem unmittelbarem Interesse eine blosse Dienstleistung, werden die Resultate im Rahmen der Vertragsgestaltung dem Vertragspartner zugewiesen, mit Ausnahme von Verbesserungen der durch die ETH Zürich eingesetzten Technologien oder Methoden.^[59] Im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsverträgen ist regelmässig davon auszugehen, dass die Forschungseinrichtung ein eigenes Interesse an der Forschung hat und ihre Tätigkeit nicht auf die Erbringung einer blossen Dienstleistung reduziert wissen möchte. In der Praxis führt diese Einordnung (insbesondere deren Auswirkungen auf die vertragliche Zuordnung der Immaterialgüter) oftmals zu Diskussionen zwischen Hochschulen und Unternehmen, insbesondere dann, wenn das Forschungs- und Entwicklungsprojekt auf Initiative des Unternehmens erfolgt und von diesem finanziert wird.

Die Frage, wem die im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts entstehenden Immaterialgüter zugeordnet werden, steht regelmässig im Fokus der Vertragsverhandlungen. Dabei ist die Tendenz zu beobachten, dass Hochschulen immer weniger bereit sind, sich bereits mit Abschluss des Forschungs- und Entwicklungsvertrages zu einer Abtretung der Ergebnisse zu verpflichten bzw. diese im Rahmen einer Vorausverfügung zu übertragen.^[60] Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass zum Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen der Wert der zu schaffenden Immaterialgüter noch nicht klar ist und die Hochschule im Fall einer Abtretungsverpflichtung bzw. Vorausverfügung nicht mehr von der Verwertung der während der Laufzeit des Vertrages geschaffenen Immaterialgüter profitieren würde. In der Praxis sind die Fachhochschulen oftmals eher zur Übertragung von Immaterialgüterrechten bereit als die Institutionen des ETH-Bereichs und die Universitäten. Auch besteht auf Seiten der Hochschulen eher eine Bereitschaft Urheberrechte an einer Software zu übertragen, da es bei Software einfacher ist, die Rechte zu „umgehen“, indem eine leicht andere technische Lösung entwickelt wird, als dies bei Patenten der Fall ist.

In der Vertragsgestaltung besteht die Möglichkeit, die Resultate der Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit entweder einer Vertragspartei oder den Parteien gemeinschaftlich zuzuordnen. Eine solche gemeinschaftliche Zuordnung ist für die Parteien oftmals eine Rückzugsposition, wenn sie sich nicht auf die Zuordnung an eine Partei einigen können.^[61] Hierbei ist zu beachten, dass nicht nur die gemeinsame Berechtigung vertraglich festgelegt sondern auch die Rechtsfolgen, die sich hieraus ergeben, vertraglich festgehalten werden sollten. Andernfalls drohen Rechtsunsicherheiten. Auf Erfindungen finden die patentrechtlichen Regelungen Anwendung mit der Folge, dass eine Bruchteilsgemeinschaft entsteht (Art. 3 Abs. 2, Art. 33 Abs. 2 PatentG, Art. 646 ZGB)^[62] und die Miteigentümer ihre Rechte am Patent nur mit Zustimmung der anderen Partei ausüben können, wobei jedoch jede Partei über ihren Anteil selbstständig verfügen und Klage wegen Patentverletzung erheben kann (Art. 33 Abs. 2 PatG). In der Praxis bestehen jedoch nach wie vor offene Rechtsfragen hinsichtlich der Reichweite des in Art. 33 Abs. 2 PatG Zustimmungserfordernisses.^[63] Zudem wird ein Patent in der Regel nicht nur national angemeldet werden, sondern in weiteren Jurisdiktionen, in denen ggf. andere Rechtsfolgen an die Miteigentümerschaft geknüpft sind, was zu einer Zersplitterung der gegenseitigen Rechte und Pflichten führen kann.

Die Hochschulen schlagen häufig eine Strukturierung vor, wonach der Vertragspartner als Gegenleistung für die Finanzierung des Projekts zunächst nur eine (übertragbare und sublizenzierbare) nicht-exklusive Lizenz an den Projektergebnissen und allen für die Ausübung der Projektergebnisse notwendigen Altschutzrechten der Hochschule erhält. Zudem erhält der Vertragspartner eine (einseitig ausübbare) Option, auf den Abschluss eines exklusiven Lizenzvertrages oder die Übertragung der Projektergebnisse gegen eine zusätzliche Vergütung (wobei die Konditionen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses entweder bereits feststehen, z.B. Lizenzgebühr in bestimmter Höhe, oder bei Ausübung der Option in gutem Glauben und unter Zugrundelegung des Marktwerts zwischen den Parteien verhandelt werden müssen).^[64]

In jedem Fall behalten sich die Hochschulen das Recht vor, die Projektergebnisse zu (nicht-kommerziellen) Forschungs- und Lehrzwecken zu nutzen.

Publikationen

Für die öffentlichen Forschungseinrichtungen stehen neben der Zuordnung der Immaterialgüterrechte die Veröffentlichung der Projektergebnisse im Fokus bei Abschluss eines jeden Forschungs- und Entwicklungsvertrages. Die Veröffentlichung der Ergebnisse kann unter Umständen in einem Spannungsverhältnis zum Interesse des Unternehmens an einer Geheimhaltung der Ergebnisse liegen. Eine Geheimhaltung oder ein Vetorecht seitens des Unternehmens akzeptieren die öffentlichen Forschungseinrichtungen vor dem Hintergrund ihres gesetzlichen Forschungsauftrages in aller Regel nicht. In der Praxis wird dieses Spannungsverhältnis daher in der Regel so aufgelöst, dass den öffentlichen Forschungseinrichtungen ein Publikationsrecht vertraglich zugesichert wird, dieses aber unter den Vorbehalt gestellt wird, dass die Forschungseinrichtungen auf Verlangen des Unternehmens erstens die Publikation für einen bestimmten Zeitraum aufschieben müssen, um dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die Ergebnisse durch allfällige Patentanmeldungen zu sichern und zweitens vertrauliche Informationen des Unternehmens aus der Publikation vor der Veröffentlichung zu entfernen bzw. zu ersetzen sind.^[65]

Lizensierung von Forschungsergebnissen

Bei Lizenzverträgen mit öffentlichen Forschungseinrichtungen ergeben sich ebenfalls eine Reihe an Besonderheiten.

Gegenstand der Lizenz

Gegenstand von Lizenzen ist die Einräumung eines Nutzungsrechts an Immaterialgütern. Als mögliches lizensiertes Schutzgut kommen dabei nicht nur absolut geschützte Immaterialgüter, insb. Patente und ergänzende Schutzzertifikate oder Urheberrechte, sondern auch nicht absolut geschützten Immaterialgüter, insb. Know-how, in Betracht.^[66]

In Lizenzverträgen zwischen zwei Unternehmen erfolgt die Lizenzvergabe in aller Regel produktbezogen, d.h. das lizenzgebende Unternehmen lizensiert an das lizenznehmende Unternehmen alle geistigen Eigentumsrechte (und/oder Know-how), die für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb eines bestimmten Produkts erforderlich (und ggf. nützlich sind). Für eine Patentlizenz kann eine vertragliche Regelung des Lizenzgegenstandes beispielweise wie folgt lauten:

„Lizensierte Patentrechte sind alle Patente, Patentanmeldungen, Teilungen, ergänzende Schutzzertifikate, Erneuerungen, Bestätigungen und Neuauflagen, die dem Lizenzgeber während der Laufzeit dieses Vertrages gehören und die für die Entwicklung, Herstellung oder die Vermarktung und den Vertrieb von Lizenzprodukten erforderlich sind. Unbeschadet der in dieser Ziffer beschriebenen umfassenden Definition sind die Lizensierten Patentrechte, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehen, in Anlage A aufgeführt“.

Dieser produktbezogene Ansatz soll sicherstellen, dass der Lizenznehmer ein Nutzungsrecht an allen (auch zukünftigen) Immaterialgütern des Lizenzgebers erlangt, die erforderlich sind, um das lizenzierte Produkt weiter zu entwickeln, herzustellen und auf den Markt zu bringen. Der Lizenznehmer soll im Verhältnis zum Lizenzgeber (und in aller Regel auch im Verhältnis zu dessen verbundenen Unternehmen) eine umfassende Ausübungsfreiheit, sog. Freedom-to-Operate, erhalten.

Im Gegensatz hierzu sind Lizenzverträge zwischen öffentlich-rechtlichen Forschungseinrichtungen und Unternehmen in der Regel Immaterialgüter-bezogen ausgestaltet, d.h. es werden nur spezifische, zum Zeitpunkt des Abschlusses des Lizenzvertrages bereits bestehende geistige Eigentumsrechte (und/oder Know-how) lizensiert. Vertraglich kann dies entweder dadurch erfolgen, dass der Lizenzgegenstand zeitlich auf das Inkrafttreten des Lizenzvertrages beschränkt wird oder, noch enger, nur die in einem Anhang ausdrücklich genannten (oder im Fall von Know-how genau umschriebenen) Immaterialgüter lizensiert werden. Eine entsprechende Klausel wäre dann wie folgt zu formulieren:

„Lizensierte Patentrechte sind alle Patente, Patentanmeldungen, Teilungen, ergänzende Schutzzertifikate, Erneuerungen, Bestätigungen und Neuauflagen, die in Anlage A aufgeführt sind“.

Freedom-to-Operate erlangt der Lizenznehmer damit nicht umfassend; vielmehr kann es notwendig werden, mit der Forschungseinrichtung eine Erweiterung des Lizenzvertrages oder den Abschluss eines neuen Lizenzvertrages zu verhandeln, wenn nach Abschluss des Lizenzvertrages neue Immaterialgüter entstehen. Diese Zurückhaltung der öffentlich-rechtlichen Forschungseinrichtungen kann insbesondere dadurch erklärt werden, dass sich die Forschungseinrichtungen nicht hinsichtlich zukünftiger Forschungsergebnisse binden wollen, zumal es ohne Weiteres sein kann, dass diese im Rahmen anderer Forschungsprojekte von anderen Forschungsgruppen hervorgebracht werden.

Im Hinblick auf das Anwendungsfeld sind die öffentlich-rechtlichen Forschungseinrichtungen zumeist darauf bedacht, das Anwendungsfeld so eng wie möglich zu formulieren und insbesondere klar abzugrenzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Forschungseinrichtungen einen öffentlichen Auftrag haben, Forschungsergebnisse der Allgemeinheit möglichst breit zugutekommen zu lassen. So können insbesondere Plattformtechnologien in ganz unterschiedlichen Bereichen genutzt werden und die Forschungseinrichtung hat ein Interesse daran, Lizenzen für verschiedene Anwendungsfelder an verschiedene Lizenzpartner zu erteilen, damit die Technologie in der Praxis möglichst breit zur Anwendung kommt.^[67]

Vergütung

Bei der Ausgestaltung des Vergütungsmodells sind die öffentlichen Forschungseinrichtungen in der Praxis oftmals bereit, flexible Lösungen einzugehen. Dies gilt insbesondere bei Lizenzerträgen mit Spin-off Unternehmen. So sehen die Spin-off Richtlinien der ETH Zürich vor, dass bei der

„Lizensierung von geistigem Eigentum der ETH Zürich an die Spin-off Unternehmen und bei Zusammenarbeitsverträgen zwischen der ETH Zürich und ihren Spin-off Unternehmen (…) Lizenzkonditionen angewendet [werden können], die den negativen freien Kapitalfluss (Free Cash Flow) in den ersten Jahren nach der Firmengründung berücksichtigen“.^[68]

In der Praxis wird daher in der Regel auf hohe Vorabzahlungen, sog. Upfront Payments, verzichtet zugunsten von gestaffelten Vergütungsmodellen, welche den finanziellen Möglichkeiten des Spin-off Unternehmens Rechnung tragen (z.B. kann die Zahlung von erfolgreichen Investitionsrunden abhängig gemacht werden). Allerdings ist zu beachten, dass die finanziellen Regelungen insgesamt noch im Rahmen des Marktüblichen liegen müssen.

Exklusivität und wettbewerbsbeschränkende Klauseln

Wie auch bei Lizenzverträgen zwischen Unternehmen vergeben öffentliche Forschungseinrichtungen Lizenzen entweder exklusiv oder nicht-exklusiv. Bei öffentlichen Forschungseinrichtungen ist jedoch als Ausfluss des gesetzlich verankerten Grundsatzes der Freiheit von Forschung und Lehre^[69] zu beachten, dass selbst bei einer exklusiven Lizenz, die Forschungseinrichtung sich und ihren Angehörigen das Recht vorbehält, die lizensierten Immaterialgüter für Forschung und Lehre weiter frei zu nutzen.

Bei Lizenzverträgen zwischen Unternehmen werden über die Exklusivität der Lizenzgewährung hinaus, oftmals noch wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen getroffen (sofern und soweit dies aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zulässig ist), wonach das lizenzgebende Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum bestimmte konkurrierende Tätigkeiten nicht aufnehmen darf (z.B. Verpflichtung während eines bestimmten Zeitraums kein direktes Konkurrenzprodukt auf Basis einer alternativen Technologie zu entwickeln).^[70] Eine solche Einschränkung können öffentlich Forschungseinrichtungen für den Bereich der Forschung und Entwicklung aufgrund der gesetzlich garantierten Forschungsfreiheit keinesfalls akzeptieren, sodass solche Regelungen in Lizenzverträgen mit öffentlichen Forschungseinrichtungen in aller Regel nicht zu finden sind.